특허 거절, 제대로 알고 대응하자! - 거절 이유 변경과 출원인의 의견 진술 기회

특허 출원을 진행하다 보면 특허청으로부터 거절 통지를 받는 경우가 있습니다. 이때, 단순히 '거절'이라는 결과만 받아들이지 않고, 왜 거절되었는지 그 이유를 꼼꼼히 살펴보는 것이 중요합니다. 특히 심사 과정에서 거절 이유가 변경될 경우, 출원인에게 충분한 방어 기회가 주어져야 한다는 것이 대법원의 판례입니다.

이번 포스팅에서는 특허 거절 이유 변경과 관련된 대법원 판례를 소개하고, 출원인의 권리 보호를 위해 꼭 알아야 할 사항들을 정리해 보겠습니다.

1. 거절 이유가 바뀌면 어떻게 되나요?

특허 심사는 여러 단계를 거치는데, 초기 심사(원사정)에서 거절 이유와 이후 심판 단계에서의 거절 이유가 달라지는 경우가 있습니다. 예를 들어, 처음에는 특정 기술(인용발명 1)과 비교해서 진보성이 부족하다는 이유로 거절되었는데, 항고심판에서는 다른 기술(인용발명 1과 2의 조합)을 근거로 진보성이 부족하다고 판단하는 경우입니다.

이처럼 거절 이유가 변경되는 경우, 출원인에게 변경된 이유에 대한 의견을 제출할 기회를 주어야 합니다. 이는 출원인의 권리를 보호하기 위한 중요한 절차입니다. 특허 심사는 전문적인 영역이고, 출원인은 변경된 거절 이유에 대해 충분히 설명하고 반박할 권리가 있습니다. (구 특허법 제82조 제2항, 제134조, 현행 제63조, 제170조 제2항 참조)

2. 특허청구범위, 꼼꼼하게 작성해야 하는 이유

특허출원서에는 '특허청구범위'라는 부분이 있습니다. 이 부분은 특허로 보호받고자 하는 기술의 범위를 구체적으로 정의하는 곳입니다. 특허청구범위는 여러 항목으로 나누어 작성할 수 있는데 (다항제), 각 항목은 서로 독립적으로 심사됩니다. 따라서 거절 이유를 통지할 때에는 어떤 청구항이 거절되는지 명확하게 밝혀야 합니다. (구 특허법 제8조 제4항, 현행 제42조 제4항 참조)

만약 특허청구범위가 명확하지 않으면, 심사관의 자의적인 판단이 개입될 여지가 커지고, 출원인도 어떤 부분을 보완해야 할지 알기 어렵습니다. 이는 특허 분쟁 발생 시에도 불리하게 작용할 수 있습니다. (대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1657 판결 참조)

3. 대법원 판례가 말하는 것

대법원은 여러 판례를 통해 출원인의 의견 진술 기회를 보장하는 것의 중요성을 강조해 왔습니다. 특히 이번에 소개한 판례 (대법원 1997.12.30. 선고 97후3494 판결) 에서는 원심에서 인용발명을 바꿔서 진보성이 없다고 판단한 것에 대해, 출원인에게 의견 제출 기회를 주지 않은 것은 위법이라고 판시했습니다. (대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950 판결, 1994. 6. 28. 선고 92후1066 판결, 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결 참조)

4. 결론

특허 출원 과정에서 거절 이유가 변경되는 경우, 출원인은 반드시 의견을 제출할 기회를 요구해야 합니다. 또한 특허청구범위를 명확하고 꼼꼼하게 작성하여 불필요한 오해나 분쟁을 예방하는 것이 중요합니다. 전문가의 도움을 받아 철저하게 준비한다면 특허 등록 가능성을 높일 수 있을 것입니다.