특허출원 거절, 어디까지 다툴 수 있을까?

특허를 받으려고 열심히 출원했는데 거절당하면 정말 속상하죠. 그래서 거절에 불복해서 다투는 절차도 마련되어 있는데요, 이번에는 특허 거절 불복 과정에서 어떤 주장을 할 수 있는지, 어떤 주장은 할 수 없는지에 대한 대법원 판례를 소개해 드리겠습니다.

의견 제출 기회, 꼭 보장해야 합니다

특허 심사 과정에서 거절 이유를 듣고 의견을 낼 기회는 매우 중요합니다. 특허법(제62조, 제63조, 제170조)은 심사관이 거절 결정을 하기 전에 출원인에게 거절 이유를 알려주고 의견을 제출할 기회를 줘야 한다고 명시하고 있습니다. 특허심판원에서도 마찬가지입니다. 심사관의 거절 결정에 불복하여 심판을 청구했는데 심판원이 다른 이유로 거절한다면, 역시 먼저 그 이유를 알려주고 의견을 낼 기회를 줘야 합니다. 이는 매우 중요한 절차적 권리입니다.

만약 이런 기회 없이 새로운 거절 이유로 심판에서 패소한다면, 그 심결은 위법입니다. 마찬가지로, 심판에서 패소한 후 법원에 소송을 제기했을 때, 특허청장은 심사나 심판 과정에서 의견 제출 기회를 주지 않은 새로운 거절 이유를 갑자기 꺼내들 수 없습니다. (대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결)

이미 제기된 거절 이유를 보충하는 것은 가능합니다

하지만 예외는 있습니다. 소송 과정에서 특허청장이 새롭게 주장하는 내용이라도, 심사나 심판 단계에서 이미 제기된 거절 이유의 주요한 취지와 부합하고, 이를 보충하는 정도라면 소송에서 그 주장을 할 수 있습니다.

특히, 거절 이유가 "비교 대상 발명 때문에 출원 발명이 진보성이 없다"라는 것이라면, 특허 출원 당시 널리 알려진 기술(주지관용기술)을 보여주는 자료를 제출하는 것은 새로운 거절 이유가 아닙니다. 이미 제기된 거절 이유를 뒷받침하는 근거를 제시하는 것일 뿐입니다. 법원이 이런 자료를 진보성 판단의 근거로 삼더라도 문제없습니다. (대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후1439 판결)

사례를 통해 알아보기

한 기업이 에어백 쿠션 고정용 부직포 커버에 대한 특허를 출원했지만, 특허청 심사관은 비교 대상 발명을 들어 진보성이 부족하다며 거절했습니다. 기업은 특허심판원에 심판을 청구했지만 기각되었고, 이에 불복하여 소송을 제기했습니다. 소송 과정에서 특허청장은 "출원 발명의 일부 구성은 주지관용기술에 해당한다"는 주장을 뒷받침하는 자료를 새롭게 제출했습니다. 법원은 이러한 자료들을 바탕으로 출원 발명의 진보성이 부정된다고 판단했습니다. 이 경우, 특허청장이 소송에서 새롭게 제출한 자료는 기존 거절 이유를 보충하는 것에 해당하므로, 새로운 거절 이유를 주장한 것으로 볼 수 없습니다.

결론

특허출원이 거절되었을 때, 불복 절차를 통해 다툴 수 있지만, 심사 및 심판 과정에서 의견 제출 기회를 갖지 못한 완전히 새로운 거절 이유를 소송에서 주장하는 것은 허용되지 않습니다. 단, 기존 거절 이유를 보충하는 자료 제출은 가능하다는 점을 기억해야 합니다.