상표권 이전 후 사용권자의 상표 사용, 부정 사용일까?

상표권 분쟁은 복잡하고 어렵게 느껴지지만, 실제 우리 주변에서 흔히 발생할 수 있는 문제입니다. 오늘은 상표권 이전 후 새로운 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 기존 상표와 유사한 상표를 사용할 때, 이를 어떻게 판단해야 하는지에 대한 대법원 판결을 소개해 드리겠습니다.

사건의 개요

A라는 회사가 "OO"라는 상표권을 가지고 있었습니다. 이후 B라는 회사에 "OO" 상표권을 팔았고, B는 C와 D라는 회사에게 "OO" 상표를 사용할 수 있도록 허락했습니다. 그런데 C와 D는 "OO" 상표를 그대로 사용하는 대신 "OO + 소문난"처럼 살짝 변형된 상표를 사용하기 시작했습니다. 문제는 이 변형된 상표가 A가 예전부터 사용하던 다른 상표와 매우 유사했던 것입니다. A는 이러한 C와 D의 상표 사용이 부정경쟁행위라고 주장하며 소송을 제기했습니다.

대법원의 판단

대법원은 이 사건에서 C와 D의 상표 사용이 부정 사용에 해당할 여지가 있다고 판단했습니다. 즉, 상표권을 사고판 것과 별개로, 실제 상표를 사용하는 방식이 중요하다는 것입니다.

대법원은 다음과 같은 법리와 판단 기준을 제시했습니다.

1. **구 상표법 제73조 제1항 제8호(현행 제119조 제1항 제2호)**는 사용권자가 등록상표와 유사한 상표를 사용하여 소비자에게 혼동을 일으키는 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이는 상표권자의 권리 보호뿐 아니라 소비자의 이익, 그리고 다른 상표 사용자의 권익까지 보호하기 위한 것입니다. (대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결 등 참조)

2. 사용권자의 상표 사용이 부정 사용인지 판단할 때는 단순히 상표의 유사성만 볼 것이 아니라, 상표의 변형 정도, 사용되는 상품의 유사성, 상표의 사용 기간과 인지도 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 특히 상표권 이전 후 사용권자가 기존 상표와 유사한 상표를 사용하는 경우, 사회통념상 부정한 사용으로 볼 수 있는지 꼼꼼하게 따져봐야 합니다. (대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결 등 참조)

3. 비록 등록상표가 아니더라도, 소비자에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있다면 혼동의 대상이 되는 상표로 볼 수 있습니다. 또한 상표권이 이전된 경우, 이전 상표권자도 '타인'에 포함됩니다. 즉, 상표권을 팔았다고 해서 이전 상표와 유사한 상표를 마음대로 사용할 수 있는 것은 아닙니다. (대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조)

결론

이 판결은 상표권 이전 후에도 사용권자가 상표를 사용하는 방식에 따라 부정 사용으로 판단될 수 있음을 보여줍니다. 따라서 상표권자는 사용권 설정 시 사용 범위를 명확히 하고, 사용권자는 등록상표의 사용 범위를 벗어나 소비자에게 혼동을 주는 행위를 하지 않도록 주의해야 합니다.