선사용상표의 인지도, 상표권 분쟁의 핵심으로 떠오르다!

오늘은 해외 유명 브랜드와 국내 기업 간의 상표권 분쟁에 대한 흥미로운 이야기를 해볼까 합니다. 이탈리아의 유명 패션 기업과 국내 기업 간의 법정 다툼이 대법원까지 가게 된 사건인데요, 핵심 쟁점은 바로 '선사용상표'의 인지도였습니다.

사건의 발단은 이렇습니다. 이탈리아 패션 기업 A사는 1977년부터 'BLUMARINE'이라는 상표로 세계적으로 사업을 펼쳐왔습니다. 1995년에는 20대를 겨냥한 세컨드 브랜드 "B", "C"를 출시했죠. (실제 상표명은 가렸습니다) A사는 이탈리아를 비롯한 여러 나라에서 'BLUMARINE', 'Anna Molinari'와 함께 "B", "C" 브랜드를 사용하며 의류, 신발, 가방 등을 판매해왔습니다. 이탈리아 내에서는 "B", "C" 브랜드 제품의 매출 규모도 상당했고, 패션잡지 광고와 밀라노 패션쇼 참가 등을 통해 브랜드 인지도를 쌓아왔습니다. "B"는 세계 50여 개국에 상표등록까지 마친 상태였죠.

그런데 국내 기업 B사가 "D"라는 상표를 국내에 등록한 것이 문제가 되었습니다. (실제 상표명은 가렸습니다) A사는 B사가 자신들의 선사용상표 "B", "C"를 모방하여 "D"를 상표등록하고 부정하게 사용했다고 주장하며, 구 상표법 제7조 제1항 제12호 (2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것)를 근거로 상표등록무효심판을 청구했습니다. 해당 법 조항은 타인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표는 등록할 수 없도록 규정하고 있습니다.

1심과 2심에서는 A사의 선사용상표 "B", "C"가 국내에서 널리 알려지지 않았다는 이유로 B사의 손을 들어주었습니다. 하지만 대법원의 판단은 달랐습니다. 대법원은 A사의 선사용상표 "B", "C"가 'BLUMARINE' 브랜드와 함께 판매되면서 이탈리아에서 상당한 인지도를 쌓았고, 매출 규모, 광고, 패션쇼 참가 등을 고려하면 상표등록 출원 당시 이탈리아 수요자들 사이에서 특정인(A사)의 상품을 표시하는 상표로 인식되었을 가능성이 충분하다고 판단했습니다. 즉, 하급심이 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표’에 대한 법리를 잘못 해석했다는 것이죠. 따라서 대법원은 원심 판결을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈습니다.

이 판례는 국내 상표등록 여부를 넘어, 해외에서의 선사용상표의 인지도가 국내 상표권 분쟁에서 중요한 요소로 작용할 수 있음을 보여줍니다. 특히, 글로벌 시대에 해외 브랜드와의 분쟁 가능성이 높아지고 있는 만큼, 상표권 확보 전략 수립 시 해외에서의 브랜드 인지도 관리에도 신경 써야 할 필요성을 시사하는 사례라고 할 수 있습니다.