특허 명세서, 제대로 써야 특허권 지킬 수 있다!

특허를 받으려면 발명의 내용을 담은 명세서를 제출해야 합니다. 그런데 명세서를 대충 쓰면 나중에 특허권을 잃을 수도 있다는 사실, 알고 계셨나요? 오늘은 명세서 작성의 중요성을 보여주는 판례를 소개해 드리겠습니다.

사건의 개요

이 사건은 지하 구조물 벽을 지지하는 격자 거더를 연결하는 부품(연결 엘리먼트)에 관한 특허 분쟁입니다. 특허권자(피고)는 특정 합금강을 사용하고 특별한 냉간 성형 가공을 거친 연결 엘리먼트에 대한 특허를 받았습니다. 그런데 다른 회사(원고)가 이 특허가 무효라고 주장하며 소송을 제기했습니다.

쟁점

핵심 쟁점은 특허 명세서가 구 특허법 제42조 제3항, 제4항(발명의 상세한 설명 및 특허청구범위에 관한 규정)의 요건을 충족하는지였습니다. 즉, 명세서에 발명의 내용이 충분히 자세하게 설명되어 있고, 특허청구범위가 그 설명에 의해 뒷받침되는지가 문제였습니다.

법원의 판단

법원은 원고의 손을 들어주며 특허를 무효로 판결했습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

• 불충분한 상세한 설명: 명세서에는 특정 합금강의 조성비와 냉간 성형 가공을 한다는 사실만 적혀 있었을 뿐, 구체적인 냉간 성형 방법이나 조건은 나와 있지 않았습니다. 평균적인 기술자가 명세서만 보고 그 발명을 재현하기 어려웠던 것입니다.
• 특허청구범위와 설명의 불일치: 명세서에 기재된 유일한 실시 예는 특허청구범위에서 필수 성분으로 정한 '규소'가 포함되지 않은 합금강을 사용한 것이었습니다. 즉, 특허청구범위가 명세서의 설명에 의해 뒷받침되지 않았습니다.

법원은 특허 명세서가 평균적인 기술자가 특별한 지식 없이도 발명을 이해하고 재현할 수 있을 정도로 상세하게 작성되어야 한다고 강조했습니다. (대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결, 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결 등 참조)

판결 후 특허 정정의 효력

흥미로운 점은, 소송 중에 특허권자가 명세서의 일부를 정정하는 심결을 받았다는 것입니다. (구 특허법 제136조 제9항). 그러나 법원은 정정된 내용이 이 사건의 핵심 쟁점과 관련이 없다고 판단하여 판결을 뒤집지 않았습니다. (대법원 1991. 7. 26. 선고 91다13694 판결, 2001. 12. 14 선고 2000다12679 판결 등 참조) 정정 후에도 명세서의 핵심적인 문제점은 해결되지 않았기 때문입니다.

결론

이 판례는 특허 명세서 작성의 중요성을 잘 보여줍니다. 아무리 좋은 발명이라도 명세서를 제대로 작성하지 않으면 특허권을 지킬 수 없습니다. 특허출원을 준비하시는 분들은 이 점을 명심하여 명세서 작성에 신중을 기해야 할 것입니다. 명확하고 상세한 명세서 작성만이 특허권 분쟁을 예방하고 권리를 보호하는 최선의 방법입니다.