특허 청구범위 정정, 어디까지 허용될까?

특허권은 발명을 보호하기 위한 중요한 권리입니다. 하지만 특허 출원 후, 처음 작성한 내용대로 특허가 등록되더라도 보완해야 할 필요가 생기는 경우가 있습니다. 이때 특허 청구범위 정정심판을 통해 특허의 내용을 수정할 수 있습니다. 그러나 무제한적인 수정은 허용되지 않죠. 특허법은 특허권자가 특허의 핵심 내용을 바꾸거나 범위를 넓혀서 다른 사람의 권리를 침해하는 것을 막기 위해 특허 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 정정을 금지하고 있습니다. 그렇다면 어떤 정정이 허용되고 어떤 정정이 허용되지 않을까요? 오늘은 이와 관련된 대법원 판례를 통해 알아보겠습니다.

사건의 개요

"상승 폼웍의 분리가능한 상승 슈"라는 특허를 가진 외국 회사 A가 특허 내용을 일부 정정했습니다. 이에 대해 국내 회사 B는 A의 정정이 특허법 위반이라며 정정무효심판을 청구했습니다. 쟁점은 A가 정정한 내용이 특허의 범위를 실질적으로 확장했는지 여부였습니다.

대법원의 판단

대법원은 A의 정정이 특허법 위반이 아니라고 판결했습니다. 이유는 다음과 같습니다.

A는 특허의 청구범위에 없던 두 가지 구성을 추가했습니다. 하나는 '상승 레일을 움직이는 실린더가 놓이는 힌지 샤프트', 다른 하나는 '슬라이딩 슈 부분과 벽면 슈 부분을 회전 가능하게 연결하는 스터브 샤프트' 입니다.

대법원은 이 두 가지 구성이 비록 청구범위에는 없었지만, 이미 특허 명세서의 '발명의 상세한 설명'과 도면에는 기재되어 있던 내용이라고 판단했습니다. 즉, A는 새로운 내용을 추가한 것이 아니라, 이미 존재하던 내용을 청구범위에 명확히 반영한 것뿐이라는 것입니다.

또한, 이러한 정정으로 인해 발명의 목적이나 효과가 바뀌지 않았고, 다른 사람에게 예상치 못한 손해를 줄 가능성도 없다고 보았습니다.

핵심은 "실질적인 확장/변경" 여부

이 판례의 핵심은 특허 청구범위 정정이 허용되는지 판단할 때, 단순히 청구범위의 문구만 볼 것이 아니라 명세서와 도면 전체를 통해 특허의 실질적인 내용을 파악해야 한다는 점입니다. 명세서에 이미 존재하는 내용을 청구범위에 반영하는 정도는 특허의 실질적인 확장이나 변경으로 보지 않는다는 것입니다.

참고 법조항 및 판례

• 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제136조 제1항, 제3항 (현행 제136조 제4항 참조): 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 안에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.
• 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결
• 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결

이번 판례는 특허 청구범위 정정의 허용 범위에 대한 중요한 기준을 제시하고 있습니다. 특허권자는 물론이고, 경쟁사 등 다른 이해관계자들도 이러한 기준을 잘 이해하고 특허 분쟁에 대비해야 할 것입니다.