특허출원 시 청구항 작성, 명확해야 합니다!

미국에서 PCT 국제출원 후 한국에 진입하려면 특허 명세서 등을 한국어로 번역해서 제출해야 합니다. 그런데 번역 과정에서 청구항에 애매한 표현을 쓰면 특허를 받을 수 없다는 판결이 나왔습니다.

이번 사건은 암 관련 항원 진단 키트 관련 특허출원에 대한 것이었습니다. 출원인은 미국에서 먼저 특허출원을 한 후, PCT 국제출원을 거쳐 한국에 진입하는 절차를 밟았습니다. 문제는 한국어로 번역된 청구항에 "필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)"이라는 표현이 사용된 부분이었습니다.

왜 문제가 됐을까요?

한국 특허법은 청구항에 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것을 요구합니다 (구 특허법 제42조 제4항 제2호). 이는 발명의 구성을 모호하게 표현하는 용어는 허용되지 않는다는 뜻입니다. 이 규정은 외국어로 국제출원을 한 후 한국어로 번역문을 제출하는 경우에도 똑같이 적용됩니다 (구 특허법 제201조).

미국 특허법에서는 "consisting essentially of"라는 표현이 'consisting of'(완전히 닫힌 표현)와 'comprising'(열린 표현)의 중간으로, 특정 구성 요소 외에 다른 요소가 추가될 수 있는지를 판단하는 기준이 됩니다. 하지만 한국 특허법에서는 이런 미국의 해석 기준이 직접 적용되지 않습니다.

이 사건에서 "필수적으로 이루어지는"이라는 표현은 한국어로도, 영문 번역본과 비교해 봐도 그 의미가 명확하지 않았습니다. '필수적인 구성요소로만 이루어진다'는 뜻인지, 아니면 '필수 구성요소는 포함하되 다른 요소 추가도 가능하다'는 뜻인지 불분명했던 것입니다. 특허청 심사관은 출원인에게 여러 차례 보정을 요구했지만, 출원인은 이를 명확히 하지 않았습니다.

결국 대법원은 "필수적으로 이루어지는"이라는 표현이 불명료하여 특허법의 명세서 기재 요건(구 특허법 제42조 제4항 제2호)을 충족하지 못했다고 판결했습니다. (대법원 2008. 6. 26. 선고 2007후1502 판결).

핵심 정리

• 특허 청구항은 명확하고 간결하게 작성해야 합니다.
• 외국 특허법의 해석 기준을 한국 특허출원에 그대로 적용할 수 없습니다.
• 애매한 표현은 특허 거절 사유가 될 수 있습니다.

이번 판례는 특허출원 시 청구항 작성의 중요성을 다시 한번 강조합니다. 특히 해외 출원 후 국내 진입 시에는 번역 과정에서 의미가 왜곡되지 않도록 더욱 주의를 기울여야 합니다.

참고 법조항 및 판례:

• 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제2호, 제201조
• 대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결
• 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결
• 대법원 2008. 6. 26. 선고 2007후1502 판결