화장품 원료를 만들어 판매하는 회사가 완제품 화장품 상표권을 갖고 있다면, 과연 그 원료를 사용했다는 사실만으로 완제품 화장품 상표를 사용한 것으로 인정될까요? 오늘은 이와 관련된 대법원 판결을 소개해 드리겠습니다.
사건의 개요
원고는 '스킨케어용 화장품'을 지정상품으로 하는 상표를 등록했습니다. 하지만 실제로는 완제품 화장품이 아닌 화장품 원료를 생산·판매했습니다. 피고는 원고가 상표를 3년 이상 사용하지 않았다는 이유로 상표등록 취소심판을 청구했고, 결국 대법원까지 가게 된 사건입니다.
대법원의 판단
대법원은 원고의 상고를 기각하며, 원고가 화장품 원료를 사용한 것을 완제품 화장품 상표의 사용으로 볼 수 없다고 판단했습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
지정상품의 해석: 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용 취소심판에서 '지정상품'은 상품의 기능, 용도, 재료, 거래 실정 등을 고려하여 거래사회의 통념에 따라 해석해야 합니다 (대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결). 이 사건에서 '스킨케어용 화장품'은 '완제품 화장품'을 의미합니다.
지정상품과 사용상품의 동일성: 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항은 상표권자가 등록상표를 지정상품에 3년 이상 사용하지 않으면 상표등록을 취소할 수 있다고 규정합니다. '지정상품에 사용'한다는 것은 지정상품 그 자체 또는 거래사회 통념상 동일한 상품에 실제로 사용하는 것을 의미합니다. 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 것만으로는 부족합니다. '거래사회 통념상 동일한 상품'인지는 품질, 용도, 형상, 사용방법, 유통경로, 공급자와 수요자 등을 종합적으로 고려해 판단해야 합니다 (대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결). 이 사건에서 화장품 원료와 완제품 화장품은 원재료와 완성품 관계로서 여러 측면에서 차이가 있어 거래사회 통념상 동일한 상품으로 보기 어렵습니다.
결론
즉, 화장품 원료를 생산·판매하는 것은 완제품 화장품 상표를 사용하는 것과는 다르다는 것입니다. 상표권자는 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회 통념상 동일한 상품에 사용해야 상표권을 유지할 수 있습니다. 단순히 유사한 상품이나 원료를 사용하는 것만으로는 충분하지 않습니다.
참고 조문 및 판례
특허판례
'내츄럴' 또는 'NATURAL'은 화장품에서 천연 성분을 암시하는 일반적인 표현이므로 상표의 핵심 요소로 볼 수 없어, 해당 부분이 유사하더라도 전체적인 상표가 다르면 유사상표로 판단하지 않는다는 판결.
특허판례
화장품 원료로 쓰이는 '케라틴(KERATIN)'은 스킨크림, 샴푸, 헤어컨디셔너 등의 원재료로 인식되기 때문에 상표로 등록할 수 없다.
특허판례
상표는 상품을 구별하기 위해 사용해야 하며, 단순히 거래명세표나 간판에 표시했다고 해서 무조건 상표 사용으로 인정되는 것은 아닙니다. 상표가 실제로 상품을 구별하는 기능을 하는지가 중요합니다.
특허판례
이미 유명한 화장품 상표 '쥬단학'과 유사한 상표를 속눈썹에 등록하려는 시도에 대해 대법원은 소비자 기만 가능성을 이유로 갱신등록을 무효로 판결했습니다.
특허판례
기업이 고객에게 마일리지 선물로 제공하기 위해 자체 제작한 향수에도 상표를 부착하여 판매하거나 양도한 경우, 이를 정식적인 상표 사용으로 인정해야 한다는 대법원 판결.
특허판례
상표권자가 다른 사람에게 상표를 사용할 권리를 주는 것(통상사용권 설정)만으로는 상표권자가 직접 상표를 사용한 것으로 인정되지 않는다.