'R-트란스 헵탄산'의 신규성, 인정될 수 없었던 이유

오늘은 특허 분쟁에서 자주 등장하는 '신규성'이라는 개념을 중심으로, 특정 화합물의 특허가 인정되지 않은 사례를 소개하려고 합니다. 흔히 신약 개발 등의 분야에서 특허를 받으려면 그 발명이 세상에 없던 완전히 새로운 것이어야 하는데, 이를 '신규성'이라고 합니다.

이번 사례는 'R-트란스 헵탄산'이라는 화합물의 콜레스테롤 저하 용도에 대한 특허 출원이 거절된 건입니다. 특허청은 해당 화합물과 그 용도가 이미 선행 연구에서 공개된 적이 있다며 신규성을 인정하지 않았고, 이에 불복한 출원인은 소송을 제기했습니다.

핵심 쟁점은 '선택발명'의 신규성 판단 기준이었습니다. 선택발명이란 기존에 알려진 상위개념에서 특정 하위개념을 선택하여 발명하는 것을 말합니다. 예를 들어 'A, B, C'라는 물질 그룹이 알려져 있는데, 이 중 'A'라는 특정 물질만을 선택하여 그 효능을 밝혀내는 경우가 선택발명에 해당합니다. 이런 선택발명이 특허로 인정받으려면, 단순히 상위개념만 공개된 것이 아니라 선택된 하위개념 자체가 구체적으로 공개되어 있어야 합니다. 단순히 상위 집합만 공개되었다고 하위 집합의 모든 요소가 공개된 것으로 볼 수는 없다는 논리입니다.

법원은 특허법 제29조 제2항 및 제42조 제3항에 따라, 선택발명의 신규성을 부정하려면 선행발명이 선택된 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다고 판단했습니다. 이는 선행문헌에 명시적인 기재가 있는 경우뿐 아니라, 그 분야의 전문가라면 선행문헌과 당시의 기술 상식을 바탕으로 선택발명의 존재를 바로 알 수 있는 경우도 포함한다고 설명했습니다 (대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 참조).

이 사건에서 법원은 비록 선행 연구에 'R-트란스 헵탄산'이라는 명칭이 직접 등장하지는 않았지만, 그와 유사한 라세미체 (R-트란스 헵탄산과 S-트란스 헵탄산의 혼합물) 가 개시되어 있고, 선행 연구의 내용을 통해 전문가라면 R-트란스 헵탄산을 개별적으로 인식할 수 있었다고 판단했습니다. 더욱이, 'R-트란스 헵탄산'의 콜레스테롤 생합성 억제 효과 역시 선행 연구에서 이미 밝혀진 바 있었습니다.

결국, 법원은 'R-트란스 헵탄산'과 그 용도가 선행 연구를 통해 이미 공개된 것으로 보아 신규성을 부정하고 특허를 인정하지 않았습니다 (대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등 참조). 이 판결은 선택발명의 신규성 판단에 있어서, 단순한 명칭의 존재 여부가 아니라 해당 분야 전문가의 관점에서 선행 기술을 통해 그 발명을 명확하게 인식할 수 있는지 여부가 중요하다는 점을 보여주는 사례입니다.