내 상표, 내 회사가 써도 타인 사용? - 상표권 취소 주의보!

상표권은 사업의 중요한 자산입니다. 하지만 상표권을 등록했다고 끝이 아니죠. 등록 후에도 꾸준히 사용해야 하고, 함부로 다른 사람에게 사용하게 해서도 안 됩니다. 오늘은 상표권 취소와 관련된 중요한 판례를 소개해 드리겠습니다.

사건의 개요:

A씨는 자신이 대표이사로 있는 B회사와 'A씨 명의의 모든 상표권을 공동으로 사용한다'는 약정을 맺었습니다. B회사는 A씨의 등록상표를 자사 제품 카탈로그에 사용했습니다. 그런데 문제는 B회사가 판매한 제품이 A씨가 생산한 제품이 아니라, B회사가 수입한 다른 회사 제품이었다는 점입니다. 이로 인해 A씨의 상표권이 취소될 위기에 처했습니다.

쟁점:

1. B회사의 상표 사용이 상표법상 '타인 사용'에 해당하는가?
2. B회사의 상표 사용을 A씨의 상표 사용으로 볼 수 있는가?

판결:

대법원은 B회사의 상표 사용이 '타인 사용'에 해당한다고 판결했습니다. (대법원 1992.7.28. 선고 92후162,179 판결 등 참조)

이유:

• 상표법 제73조 제1항 제1호: 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 외의 자가 그 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우 상표등록이 취소될 수 있습니다.
• 상표법 제58조 제1항 제1호: 통상사용권은 상표권자와 사용자 간의 합의만으로 발생하며, 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐입니다. 즉, 등록되지 않은 통상사용권도 유효합니다.

이 사건에서 B회사는 A씨와 상표 사용에 대한 약정을 맺었으므로 통상사용권자라고 볼 수 있습니다. 하지만 B회사가 판매한 제품은 A씨의 제품이 아니라, B회사가 수입한 다른 회사의 제품이었습니다. B회사는 독립적인 경영 주체로서 자기 계산과 책임하에 영업활동을 했고, 단순히 A씨의 대리점이나 하청업체로 볼 수 없었습니다. 따라서 B회사의 상표 사용은 A씨의 상표 사용으로 볼 수 없고, 상표법상 '타인 사용'에 해당하여 상표권 취소 사유가 된다고 판단한 것입니다.

핵심 정리:

• 상표권자와 관계회사라 하더라도 법인격이 다르면 '타인'으로 간주될 수 있습니다.
• 상표 사용에 대한 약정이 있더라도, 실제 사용하는 제품이 상표권자의 제품이 아니라면 상표권 취소 사유가 될 수 있습니다.

결론:

상표권을 안전하게 지키기 위해서는 상표 사용에 대한 정확한 이해가 필요합니다. 특히 관계회사와 상표를 공동으로 사용할 때는 더욱 주의해야 합니다. 단순히 상표 사용 계약만으로는 부족하고, 실제 제품 생산 및 판매 과정에서 상표권자의 통제가 이루어져야 상표권을 유지할 수 있습니다. 전문가의 도움을 받아 상표권 관리 전략을 세우는 것이 중요합니다.