오늘은 실용신안권과 의장권이 같은 날 출원되었을 때 어떤 권리가 우선하는지에 대한 법원의 판단을 살펴보겠습니다. 특히 1990년 법 개정 전의 상황에 대한 이야기입니다.
어떤 물건을 만들었을 때, 그 물건의 새로운 기능적인 측면을 보호받고 싶다면 실용신안권을, 모양이나 디자인을 보호받고 싶다면 의장권을 출원합니다. 그런데 만약 똑같은 물건에 대해 실용신안과 의장을 같은 날 출원하면 어떻게 될까요? 먼저 출원한 사람이 권리를 갖게 될까요?
과거에는 실용신안끼리, 또는 실용신안과 특허가 같은 날 출원된 경우, 먼저 출원한 사람에게 권리를 주는 선원주의라는 원칙이 있었습니다 (구 실용신안법 제7조 제1항 단서, 제2항). 그렇다면 이 원칙이 실용신안과 의장 사이에도 적용될까요?
법원은 "아니오"라고 판단했습니다. 실용신안과 의장은 보호하는 대상이 다르기 때문에, 같은 날 출원되었다고 해서 선원주의를 적용할 수는 없다는 것입니다. 즉, 구 실용신안법 제7조의 선원주의 규정은 실용신안끼리, 또는 실용신안과 특허 사이에만 적용되는 것이지, 실용신안과 의장 사이에는 적용되지 않습니다.
이 판례는 실용신안과 의장의 출원 경합 시 적용되는 법리를 명확히 했다는 점에서 의의가 있습니다. 같은 물건이라도 어떤 권리를 획득할 것인지, 그리고 출원 시기에 따른 권리 확보 전략을 어떻게 세울 것인지 신중하게 고려해야 함을 보여주는 사례입니다.
참고 법률 및 판례:
특허판례
이미 한 번 거절된 실용신안을 동일한 내용으로 다시 출원해도 등록받을 수 없다.
특허판례
나중에 등록된 실용신안권자는 자신의 실용신안이 먼저 등록된 실용신안의 권리범위에 속하지 않는다는 것을 확인받기 위한 심판을 청구할 수 있다.
특허판례
먼저 등록된 실용신안권자가 나중에 등록된 실용신안권이 무효라고 주장하며 권리범위 확인을 요구하는 것은, 무효심판을 거치지 않고 권리를 부정하는 것이므로 원칙적으로 허용되지 않습니다. 특별한 이용관계가 있는 예외적인 경우를 제외하고는, 무효라고 생각하면 무효심판을 청구해야 합니다.
민사판례
## 제목: 먼저 출원한 상표가 최고! 나중에 등록했더라도 먼저 출원한 상표권 침해 상표권은 먼저 출원한 사람이 우선권을 갖습니다. 나중에 유사한 상표를 등록했더라도, 먼저 출원한 상표와 동일하거나 유사한 상품에 사용하면 상표권 침해가 됩니다. 이는 특허권, 실용신안권, 디자인권에도 동일하게 적용됩니다. **구체적인 내용:** * 상표권은 먼저 출원한 사람이 권리를 갖는다는 '선출원주의'가 기본 원칙입니다. * 나중에 유사한 상표를 등록했더라도, 먼저 출원한 상표와 동일하거나 유사한 상품에 사용하면 안 됩니다. * 먼저 출원한 상표권자의 동의 없이 유사한 상표를 사용하면 상표권 침해가 됩니다. * 이러한 원칙은 특허권, 실용신안권, 디자인권에도 똑같이 적용됩니다. * 즉, 먼저 발명, 창작, 디자인된 권리를 보호합니다. **판결 내용:** * 원고는 2014년 9월 5일에 'D' 표장을 상표 출원하여 등록받았습니다. * 피고는 2015년 12월 18일에 설립되어 '데이터팩토리', 'DATA FACTORY' 등 유사한 표장을 사용했습니다. * 원고는 피고를 상대로 상표권 침해 소송을 제기했습니다. * 피고는 소송 중에 '데이터팩토리' 표장을 상표 출원하여 2017년 8월 8일에 등록받았습니다. * 법원은 피고가 상표 등록을 받았더라도, 원고의 상표권을 침해했다고 판결했습니다. * 즉, 나중에 상표 등록을 받았더라도 먼저 출원한 상표권을 침해할 수 없습니다. **참조조문:** 상표법 제34조 제1항 제7호, 제35조 제1항, 제89조, 제92조, 제107조, 제108조 제1항, 제117조 제1항 제1호 **참조판례:** 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결(변경), 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441 판결(변경)
상담사례
선출원주의 때문에 특허가 무효될 위기에 처했지만, 중용권을 통해 사용료 지불 후 사업을 계속할 수 있다.
특허판례
먼저 등록된 실용신안권자가 나중에 등록된 실용신안권자를 상대로 권리범위확인심판을 청구할 수는 없고, 무효심판을 청구해야 합니다.