책 제목에도 상표권이 있을까? - 상표권 침해 분쟁에 대한 대법원 판결 해설

책 제목을 놓고 벌어진 상표권 침해 분쟁, 대법원은 어떤 판단을 내렸을까요? 오늘은  '영어공부 절대로 하지 마라'라는 베스트셀러를 둘러싼 상표권 분쟁에 대한 대법원 판결을 살펴보겠습니다.

사건의 개요

'영어공부 절대로 하지 마라'(이하 '영절하')의 저자 A씨는 출판사 B사와 출판 계약을 맺고 책을 출간했습니다. 이 책은 큰 인기를 얻어 100만 부 이상 판매되었죠.  그런데 B사는 A씨와 협의 없이 '영절하! 중학입문', '영절하! 중학실력' 등 '영절하'를 제목 일부로 사용한 여러 학습서를 출판했습니다. 이에 A씨는 '영절하' 상표 등록을 마친 후, B사를 상대로 상표권 침해 금지 소송을 제기했습니다.

쟁점

이 사건의 핵심 쟁점은 책 제목에도 상표권의 효력이 미치는지 여부였습니다.  일반적으로 책 제목은 저작물의 내용을 나타내는 표현으로, 누구나 자유롭게 사용할 수 있다고 생각하기 쉽습니다.

원심의 판단

원심은 책 제목은 저작물의 내용을 함축적으로 나타내는 표현이고 누구나 사용할 수 있는 보통명칭과 같은 것이므로, 상표권의 효력이 미치지 않는다고 판단했습니다 (상표법 제51조). 따라서 B사의 행위는 상표권 침해가 아니라고 보았습니다.

대법원의 판단

그러나 대법원은 원심 판결을 파기하고 사건을 다시 심리하도록 환송했습니다. 대법원은 책 제목이라도 상표로 인식될 수 있는 특별한 경우에는 상표권의 효력이 미칠 수 있다고 판단했습니다. 즉, 단순히 책 제목으로 사용하는 것이 아니라, 출처 표시 기능을 하는 경우에는 상표권 침해가 될 수 있다는 것입니다.

대법원은 특히 B사가 '영절하'를 시리즈물의 제목 일부로 사용한 점에 주목했습니다. '영절하'라는 표현이 단순한 책 제목을 넘어,  B사가 출판한 특정 시리즈를 나타내는 식별표지로 인식될 가능성이 있다는 것입니다.  따라서 대법원은 B사의 '영절하' 사용이 서적의 출처를 표시하는 상표적 사용인지, 즉 상표법 제66조 제1항 제1호 (타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용) 에 해당하는지 여부를 다시 심리하라고 원심에 지시했습니다.

핵심 정리

• 책 제목은 원칙적으로 상표권의 효력이 미치지 않습니다 (상표법 제51조).
• 하지만 사용 태양, 사용자 의도, 사용 경위 등을 종합적으로 고려했을 때, 제목이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로 인식될 수 있는 경우에는 예외적으로 상표권의 효력이 미칩니다.
• 이 사건에서 대법원은 B사가 '영절하'를 시리즈물 제목의 일부로 사용한 점에 주목하여, 상표적 사용 여부를 다시 심리하도록 했습니다 (상표법 제66조 제1항 제1호, 대법원 1995. 9. 26. 선고 95다3381 판결 참조).

이 판결은 책 제목이라도 상표로서 기능할 수 있다는 점을 명확히 한 중요한 판례입니다. 앞으로 책 제목을 사용할 때는 상표권 침해 여부를 신중히 검토해야 할 것입니다.