특허 출원 과정에서, 심사관의 거절 결정에 불복하기 위해 보정(출원 내용 수정)을 신청하는 경우가 있습니다. 그런데 이 보정, 무제한으로 허용되는 걸까요? 최근 대법원 판례를 통해 그 한계에 대해 알아보겠습니다.
사건의 개요
하이닉스 반도체는 "내부전압 검출 회로 및 이를 이용한 내부전압 발생장치"라는 특허를 출원했지만 거절 결정을 받았습니다. 이에 불복심판을 청구하며 보정을 신청했는데, 특허청은 이 보정을 각하했습니다. 핵심 쟁점은 하이닉스가 보정한 내용이 구 특허법 제47조 제4항 제2호 (현재는 삭제됨)에 위반되는지 여부였습니다. 이 조항은 보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 출원 당시 특허를 받을 수 있었어야 한다는 요건을 규정하고 있습니다.
대법원의 판단
대법원은 특허청의 보정 각하 결정이 부적법하다고 판결했습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
결론
이 판례는 특허 보정의 허용 범위에 대한 중요한 기준을 제시합니다. 단순히 출원 당시 특허 가능성만을 따르는 것이 아니라, 출원인에게 거절이유에 대한 충분한 방어 기회를 제공해야 한다는 점을 강조한 것입니다. (관련 조항: 구 특허법 제47조 제4항 제2호, 제51조 제1항, 제63조 / 현행 특허법 참조)
특허판례
특허 출원 후 보정 과정에서 청구항을 삭제하는 보정과 함께, 삭제된 청구항과 무관한 새로운 거절 이유가 발생한 경우, 해당 거절 이유는 '청구항 삭제 보정에 따른 새로운 거절 이유'로 보지 않고, 특허청은 출원인에게 보정 기회를 주어야 한다는 판결.
특허판례
특허 출원 후 심사 과정에서 청구항을 보정할 때, 기존 명세서에 포함된 내용을 바탕으로 단순히 내용을 추가하는 경우는 실질적인 변경으로 보지 않는다는 판결.
특허판례
특허 정정 심판에서, 이미 청구한 정정 내용을 나중에 수정하려면 (보정), 처음 정정 청구의 핵심 내용을 바꾸지 않는 작은 수정만 허용된다. 완전히 새로운 정정을 추가하는 것은 허용되지 않는다.
특허판례
특허출원 심사 과정에서 거절결정을 받은 출원인이 불복심판을 청구하면서 명세서 등을 보정하고, 그 보정의 적법성에 대해 주장했다면, 특허심사관의 보정각하 결정에 대해 따로 이의를 제기하지 않았더라도, 거절결정 불복심판에서 보정각하 결정에 대한 다툼을 제기한 것으로 본다는 판례입니다.
특허판례
특허출원 후 명세서나 도면을 수정할 때, 최초 제출했던 내용에서 크게 벗어나면 안 된다는 판례입니다. 얼마나 벗어나면 안 되는지를 판단하는 기준을 제시하고 있습니다.
특허판례
특허출원이 거절되었는데, 출원인이 내용을 수정(보정)했음에도 특허청과 특허심판원이 거절을 유지한 경우, 수정 전의 거절 이유가 없어진 것은 아니며, 거절 이유가 기존과 크게 다르지 않다면 출원인에게 다시 의견 제출 기회를 줄 필요는 없다는 판결.