특허 출원 과정에서 보정은 중요한 절차입니다. 출원 후 심사 과정에서 거절 이유가 통지되면, 출원인은 명세서나 특허청구범위 등을 수정하여 거절 이유를 해소하려고 노력하는데, 이를 보정이라고 합니다. 그런데 이 보정이 무한정 허용되는 것은 아닙니다. 특히 심사전치보정이라고 불리는 보정은 그 적법성이 문제되는 경우가 많습니다. 오늘은 심사전치보정의 적법성을 둘러싼 법적 쟁점에 대해 살펴보겠습니다.
심사전치보정이란?
특허 거절 결정 이후 심판청구 전에 제출하는 보정을 심사전치보정이라고 합니다. 이때 특허심사관은 보정이 적법한지 심사하고, 위법하다면 보정각하결정을 내립니다. (특허법 제51조 제1항)
보정각하결정에 대한 불복, 어떻게 해야 할까?
특허법 제51조 제3항은 보정각하결정에 대해서는 불복할 수 없다고 규정하면서도, "특허거절결정에 대한 심판에서 다투는 경우에는 그러하지 아니하다"라는 단서를 달고 있습니다. 즉, 거절결정 불복심판 과정에서 보정각하결정의 적법성을 다툴 수 있다는 것입니다.
그런데 "다투는 경우"란 정확히 무엇을 의미할까요? 별도의 서면을 제출하여 명시적으로 다투어야만 하는 걸까요? 이 부분이 바로 오늘 소개할 판례의 핵심입니다.
대법원의 판단 (2007. 3. 29. 선고 2007다3357 판결)
대법원은 이 판례에서 "다투는 경우"에 대한 명확한 기준을 제시했습니다. 특허출원인이 거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 보정서를 제출하고, 그 보정서에서 보정의 적법성에 대해 주장했다면, 이는 보정된 명세서대로 특허를 받을 수 있는지 판단해달라는 의사표시로 봐야 한다는 것입니다.
즉, 굳이 "보정각하결정이 부당하다"라는 별도의 서면을 제출하지 않아도, 보정서 자체에 보정의 적법성에 대한 주장이 담겨있다면, "다투는 경우"에 해당한다고 본 것입니다. 물론 심결 전에 보정 의사를 명백히 철회하는 등 특별한 사정이 있다면 달라질 수 있습니다.
관련 법 조항:
이 판례의 의의
이 판례는 심사전치보정의 적법성을 다투는 절차를 간소화하여, 출원인의 권리 구제를 용이하게 했다는 점에서 의의가 있습니다. 보정의 적법성에 대한 판단을 받고 싶다면, 거절결정 불복심판을 청구하면서 제출하는 보정서에 그 근거를 명확히 기재하는 것이 중요합니다.
특허판례
특허출원 과정에서 출원인이 보정(수정)을 했을 때, 심사관은 보정으로 인해 완전히 새로운 거절 이유가 생긴 경우에만 보정을 각하할 수 있고, 단순히 기존 출원 내용에 대한 새로운 문제점(예: 신규성, 진보성 부족)이 발견된 경우에는 보정을 각하해서는 안 되며, 출원인에게 의견 제출 및 추가 보정 기회를 줘야 한다는 판결입니다. 또한, 법원은 보정 각하 자체의 적법성만 판단하며, 보정된 내용에 대한 특허 여부는 심사관과 특허심판원이 판단해야 할 문제라는 점을 명시했습니다.
특허판례
특허 출원 후 보정 과정에서 청구항을 삭제하는 보정과 함께, 삭제된 청구항과 무관한 새로운 거절 이유가 발생한 경우, 해당 거절 이유는 '청구항 삭제 보정에 따른 새로운 거절 이유'로 보지 않고, 특허청은 출원인에게 보정 기회를 주어야 한다는 판결.
특허판례
특허출원이 거절되었는데, 출원인이 내용을 수정(보정)했음에도 특허청과 특허심판원이 거절을 유지한 경우, 수정 전의 거절 이유가 없어진 것은 아니며, 거절 이유가 기존과 크게 다르지 않다면 출원인에게 다시 의견 제출 기회를 줄 필요는 없다는 판결.
특허판례
특허 출원 후 심사 과정에서 청구항을 보정할 때, 기존 명세서에 포함된 내용을 바탕으로 단순히 내용을 추가하는 경우는 실질적인 변경으로 보지 않는다는 판결.
특허판례
특허 출원 과정에서 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 새로운 거절이유가 발생한 경우에도, 심사관은 바로 보정을 각하하지 않고 출원인에게 보정 기회를 줘야 합니다. 이는 청구항 삭제로 인한 새로운 거절이유는 심사 부담이 크지 않기 때문입니다.
특허판례
특허 출원 후 거절 결정을 받은 경우, 출원인은 보정을 통해 내용을 수정할 수 있습니다. 하지만 보정 전에 이미 존재했던 내용에 대해 특허청이 거절 이유를 알려주지 않았다면, 이 부분을 문제 삼아 보정을 각하할 수는 없습니다.