특허 출원 보정, 어디까지 허용될까? - 청구항 삭제와 새로운 거절이유

특허 출원 과정에서 심사관의 거절 이유를 받으면, 출원인은 보정을 통해 문제점을 수정할 수 있습니다. 하지만 보정을 통해 오히려 새로운 거절 이유가 발생하면 어떻게 될까요? 특허법은 이런 경우 보정을 각하할 수 있도록 규정하고 있습니다. 하지만 '청구항을 삭제하는 보정'은 예외로 하고 있는데, 이번 판례는 그 예외의 범위를 명확히 해줍니다.

사건의 개요:

열교환기 제조 장치 및 방법에 대한 특허를 출원한 원고는 심사관으로부터 일부 청구항에 대해 진보성이 부정된다는 거절 결정을 받았습니다. 이에 원고는 심판을 청구하면서 일부 청구항을 삭제하는 보정을 진행했습니다. 그런데 이 보정 과정에서 다른 청구항에 대한 새로운 거절 이유(발명의 불명확성)가 발생했고, 특허청은 이를 이유로 보정을 각하했습니다. 원고는 이에 불복하여 소송을 제기했습니다.

핵심 쟁점:

청구항을 삭제하는 보정을 했더라도, 삭제된 청구항과 관련 없는 부분에서 새로운 거절 이유가 발생한 경우에도 보정이 각하될 수 있을까요?

법원의 판단:

대법원은 특허법 제51조 제1항의 취지를 고려하여, 청구항 삭제와 관련 없는 부분에서 새로운 거절 이유가 발생한 경우에는 보정 각하의 예외에 해당하지 않는다고 판단했습니다. 즉, 청구항 삭제로 인해 새로운 거절 이유가 발생하더라도, 그 이유가 삭제된 청구항과 직접적인 관련이 없다면 심사의 효율성을 위해 보정을 각하할 수 있다는 것입니다.

판결의 의미:

이 판례는 특허 출원 보정에 대한 중요한 기준을 제시합니다. 청구항 삭제는 보정의 자유를 어느 정도 보장하지만, 그로 인해 발생한 새로운 거절 이유가 삭제된 청구항과 무관하다면 심사의 신속성과 효율성을 위해 보정이 제한될 수 있음을 명확히 한 것입니다.

관련 법조항 및 판례:

• 특허법 제51조 제1항: 심사관은 … 보정(… 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.
• 대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 판결: 청구항을 삭제하는 보정의 경우에도, 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중이나 심사절차의 지연의 문제가 거의 생기지 아니한다.
• 대법원 2018. 6. 28. 선고 2014후553 판결

이번 판례는 특허 출원인과 심사관 모두에게 보정의 허용 범위에 대한 명확한 이해를 제공한다는 점에서 큰 의미가 있습니다. 특허 출원 전략 수립 시 이러한 판례의 내용을 참고하여 불필요한 보정과 그로 인한 분쟁을 예방하는 것이 중요합니다.