특허출원 거절, 보정해도 안된다고? 왜 그럴까?

특허를 받으려면 엄격한 심사 절차를 거쳐야 합니다. 출원한 발명이 요건을 충족하지 못하면 특허청은 거절사정을 내리는데요, 이때 출원인은 보정을 통해 문제점을 수정할 수 있습니다. 그런데 보정을 했는데도 거절사정이 유지되는 경우가 있습니다. 오늘은 이런 상황과 관련된 법원 판결을 살펴보겠습니다.

사건의 개요

어떤 회사가 열전반도체 제조방법에 대한 특허를 출원했습니다. 하지만 특허청은 "출원서에 적힌 제조방법이 설명서에 제대로 설명되어 있지 않다"는 이유로 거절했습니다(기재불비). 회사는 출원서를 보정했지만, 특허청은 이번에는 "다른 특허와 비교했을 때 새롭지 않다"며 다시 거절했습니다(진보성 결여). 특허심판원에서도 같은 이유로 거절이 유지되자, 회사는 법원에 소송을 제기했습니다.

법원의 판단

법원은 특허청과 특허심판원의 손을 들어주었습니다. 핵심 내용은 다음과 같습니다.

1. 보정 후 새로운 거절이유?: 특허청은 처음에는 기재불비를 이유로 거절했지만, 보정 후에는 진보성 결여를 이유로 거절했습니다. 회사는 이를 새로운 거절이유라고 주장했지만, 법원은 이를 새로운 결정으로 보지 않았습니다. 보정 후 심사 과정은 참고자료일 뿐, 최종 결정은 특허심판원의 심결이라는 것입니다. (대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2782 판결 참조)

2. 보정 = 거절이유 해소?: 회사는 보정을 통해 기재불비 문제를 해결했다고 주장했습니다. 하지만 법원은 특허심판원이 보정을 적법하다고 인정한 것은 단순히 내용 변경이 없다는 의미일 뿐, 기존 거절이유가 해소되었다는 뜻은 아니라고 설명했습니다. (구 특허법 제47조, 제51조)

3. 새로운 거절이유에 대한 의견 제출 기회?: 회사는 특허심판원이 새로운 거절이유(진보성 결여)에 대해 의견을 제출할 기회를 주지 않았다고 주장했습니다. 그러나 법원은 특허심판원의 심결 이유가 특허청의 거절사정 이유와 주된 취지에서 일치한다면(즉, 둘 다 기재가 불충분하다는 점을 지적) 새로운 거절이유라고 볼 수 없으므로, 별도의 의견 제출 기회를 줄 필요는 없다고 판단했습니다. (대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후1766 판결 참조)

결론적으로, 보정을 통해서도 기존의 거절 이유가 해소되지 않았고, 특허심판원의 심결 이유가 특허청의 거절 이유와 주된 취지에서 부합했기 때문에 거절사정이 유지된 것입니다.

관련 법조항: 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제47조, 제51조, 제62조, 제63조, 제170조 제2항, 제175조 제2항