특허출원 보정과 거절이유, 심사관의 역할은?

특허출원 과정에서 보정은 흔히 있는 일입니다. 하지만 보정 이후 새로운 거절이유가 발생하면 어떻게 될까요? 또, 보정 자체가 문제가 된다면 법원은 어떤 판단을 내릴까요? 오늘은 이와 관련된 법원의 판결을 살펴보겠습니다.

보정 후 새로운 거절이유, 무조건 각하?

특허 심사 과정에서 심사관은 출원인에게 거절이유를 통지합니다. 출원인은 이에 대해 의견을 제출하고 보정을 통해 문제점을 해결하려고 노력합니다. 그런데, 이 보정 이후에 신규성이나 진보성 관련 새로운 거절이유가 발견되는 경우가 있습니다.

그렇다면 심사관은 무조건 보정을 각하해야 할까요? 법원은 그렇지 않다고 판단했습니다. (특허법 제51조 제1항) 심사관이 보정을 각하할 수 있는 것은 보정으로 인해 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우에 한합니다. 예를 들어, 명세서 기재 불비를 지적받아 보정했는데, 그 보정으로 인해 신규성이나 진보성 문제가 드러났다고 해서 무조건 각하해서는 안 된다는 것입니다.

이러한 거절이유는 보통 보정 이전에 잠재적으로 존재했던 것이 드러난 것일 뿐, 보정 때문에 새롭게 생겨난 것이 아니기 때문입니다. 단, 보정으로 청구항이 새로 추가되거나 기존 청구항이 완전히 달라지는 등 실질적으로 신설에 준하는 변경이 있는 경우는 예외입니다. 이 경우는 보정으로 인해 새로운 거절이유가 발생한 것으로 볼 수 있습니다.

만약 심사관이 위와 같은 경우에 보정을 각하한다면, 출원인은 충분한 의견 제출 및 보정 기회를 박탈당하게 됩니다. 이는 심사 절차의 신속한 진행을 도모하려는 법의 취지에도 어긋납니다. 따라서 심사관은 신규성이나 진보성 부정과 같은 거절이유를 출원인에게 통지하고, 다시 의견 제출 및 보정 기회를 줘야 합니다.

보정각하결정이 위법하다면?

만약 심사관이 위법하게 보정을 각하하고, 이에 따라 특허출원이 거절되었다면 어떻게 될까요? 이에 불복하여 심판을 청구했지만 기각되었다면, 법원은 어떤 판단을 내려야 할까요?

법원은 특허심판원의 심결이 보정각하결정의 위법성에 기반한다면, 그 사실만으로 심결을 취소해야 한다고 판단했습니다. 즉, 보정 이후의 특허출원에 대해서는 심리할 필요도 없다는 것입니다.

법원은 특허심판원의 심결을 판단하는 것이지, 특허출원 자체를 심사하는 기관이 아닙니다. 따라서 특허심판원이 판단하지 않은 '보정 이후의 특허출원'에 대한 거절결정의 위법성까지 판단할 필요는 없습니다. 보정각하결정 자체가 위법하다면, 그 이후 절차는 의미가 없어지기 때문입니다.

결론적으로, 특허출원 과정에서 보정 후 발생하는 거절이유와 보정각하결정에 대한 법원의 판단은 심사절차의 공정성과 신속성 확보에 중요한 의미를 갖습니다. 출원인의 권리를 보호하고, 불필요한 심사 지연을 방지하기 위해 심사관과 법원은 정확한 법리를 적용해야 합니다.