특허출원 보정, 어디까지 허용될까? - 청구항 삭제와 보정각하

특허출원 과정에서 심사관의 거절 이유 통지를 받으면, 출원인은 보정을 통해 출원발명의 내용을 수정할 수 있습니다. 그런데 이 보정 과정에서 새로운 거절 이유가 발생하면 어떻게 될까요? 특허법은 이런 경우 보정을 각하하도록 규정하고 있습니다. 즉, 수정된 내용 때문에 또 다른 문제가 생기면 아예 보정 자체를 인정하지 않는다는 것입니다. 하지만 여기에는 예외가 있습니다. 바로 청구항을 삭제하는 보정입니다.

왜 청구항 삭제는 예외일까요?

일반적인 보정으로 새로운 거절 이유가 발생하면, 심사관은 다시 거절 이유를 통지하고 출원인은 또 보정하는 과정이 반복될 수 있습니다. 이는 심사 절차를 지연시키고 심사관의 업무 부담을 가중시키죠. 그래서 특허법은 이런 비효율을 막기 위해 새로운 거절 이유가 발생하면 보정을 각하하도록 한 것입니다.

하지만 청구항 삭제는 다릅니다. 청구항을 삭제한다는 것은 특허를 받고자 하는 범위를 줄이는 것이기 때문에, 심사관의 추가적인 심사 부담이 크지 않습니다. 오히려 출원인에게 보정의 기회를 한 번 더 주는 것이 더 합리적이라고 볼 수 있습니다. 따라서 특허법은 청구항 삭제로 인해 새로운 거절 이유가 생기더라도 보정을 각하하지 않고, 출원인에게 다시 보정할 기회를 주도록 하고 있습니다.

청구항 삭제 보정, 어떤 경우까지 허용될까요?

그렇다면 청구항 삭제 보정과 관련하여 새로운 거절 이유가 발생하는 경우는 어떤 상황일까요? 대표적인 예시는 삭제된 청구항을 인용하던 종속항의 인용번호를 수정하지 않아 명세서 기재 요건을 충족하지 못하는 경우입니다. 예를 들어, 청구항 1, 2, 3이 있고, 청구항 4가 "청구항 1 또는 2에 있어서..."라고 되어 있는데, 청구항 1을 삭제하면서 청구항 4의 내용을 "청구항 2 또는 3에 있어서..."로 수정해야 함에도 불구하고 "청구항 1 또는 2에 있어서..."를 그대로 둔 경우입니다.

그런데 이번 대법원 판례는 더 나아가 청구항 삭제 보정 과정에서 종속항의 인용번호를 잘못 변경하거나, 택일적 관계에 대한 기재를 누락하는 등의 기재 불비가 발생한 경우에도 청구항을 삭제하는 보정에 따른 새로운 거절 이유로 보아 보정을 각하해서는 안 된다고 판시했습니다. (대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 판결)

즉, 청구항 삭제라는 큰 틀 안에서 이루어진 종속항 보정 과정에서 단순한 기재 실수가 발생했다면, 이를 빌미로 보정 자체를 무효화하는 것은 과도하다는 것입니다. 출원인에게 수정할 기회를 주는 것이 심사의 효율성과 출원인의 권리 보호라는 측면에서 더욱 바람직하다는 것이죠.

관련 법 조항

• 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것) 제51조 제1항 (보정의 각하)
• 구 특허법 제47조 제3항 제1호, 제4호 (특허청구범위의 보정)
• 구 특허법 제42조 제3항, 제4항 (명세서 기재 요건)

이 판례는 특허출원 과정에서 청구항 삭제 보정의 범위를 명확히 함으로써, 출원인의 권리 보호를 강화하는 동시에 심사 절차의 효율성을 제고하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.