특허출원 일부 취하와 거절이유 있는 청구항

특허를 출원할 때 여러 개의 청구항을 포함시키는 경우가 종종 있습니다. 그런데 만약 그중 하나라도 문제가 생기면 어떻게 될까요? 이번 포스팅에서는 특허출원의 일부 취하와 거절이유가 있는 청구항에 대한 대법원 판례를 바탕으로 살펴보겠습니다.

사례:

한 기업이 '전자기식 경계층 제어장치 및 제어방법'이라는 이름으로 특허를 출원했습니다. 이 출원에는 총 25개의 청구항이 포함되어 있었습니다. 그런데 심사 과정에서 19번째 청구항(제19항 발명)에 진보성이 없다는 이유로 거절 사정이 내려졌습니다. 이에 기업은 제19항 발명에 대한 권리를 포기하고 해당 부분만 특허출원을 취하하겠다는 서류를 특허청에 제출했습니다. 하지만 특허청은 "특허청구범위의 일부만 취하할 수 없다"며 이를 반려했습니다. 결국 기업은 대법원까지 소송을 진행하게 되었습니다.

대법원의 판단:

대법원은 특허청의 손을 들어줬습니다. 핵심 내용은 다음과 같습니다.

1. 특허출원의 일부 취하는 허용되지 않는다. 특허법에는 특허출원 후 내용을 수정하는 방법으로 '보정' 제도를 두고 있으며, 보정에는 기간과 범위에 대한 제한이 있습니다. '일부 취하'라는 것은 사실상 보정과 같은 효과를 노리는 것이지만, 특허법에는 이러한 절차가 규정되어 있지 않습니다. 특히, 보정기간이 지난 후에 '일부 취하'를 허용하는 것은 특허법의 취지에 어긋납니다. 따라서 보정기간 이후 제출된 '일부 취하'는 보정과 동일하게 취급되어야 합니다. 이 사건에서 기업은 보정기간이 지난 후에 '일부 취하'를 신청했기 때문에 받아들여지지 않은 것입니다.

2. 청구항 중 하나라도 거절이유가 있으면 출원 전체가 거절된다. 여러 개의 청구항 중 하나라도 문제가 있으면 특허출원 전체가 거절되는 것이 원칙입니다. 이 사건에서 제19항 발명에 진보성이 없었기 때문에, 기업의 '일부 취하'가 인정되지 않은 상황에서 출원 전체가 거절된 것은 정당합니다.

관련 법조항 및 판례:

• 특허법 제47조(보정), 제136조(특허출원의 취하), 제29조(특허요건), 제62조(거절이유 통지)
• 특허법시행규칙 제11조 제1항 제7호
• 대법원 1992. 2. 25. 선고 91후578 판결
• 대법원 1995. 10. 13. 선고 94후2018 판결
• 대법원 1995. 12. 26. 선고 94후203 판결
• 대법원 1997. 4. 25. 선고 96후603 판결
• 대법원 2001. 12. 24. 선고 99후2181 판결

결론:

특허출원은 여러 개의 청구항을 포함할 수 있지만, 하나라도 문제가 있으면 전체 출원이 거절될 수 있습니다. 또한, 보정기간 이후 '일부 취하'는 허용되지 않으므로 주의해야 합니다. 특허출원을 준비할 때는 각 청구항의 타당성을 신중하게 검토하고, 보정기간을 엄수하는 것이 중요합니다.