해외에서 유명한 상표, 국내 상표출원 거절될 수 있을까?

오늘은 해외에서 이미 유명한 상표를 국내에서 상표출원했을 때 어떤 일이 벌어질 수 있는지 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 생각보다 복잡한 문제가 숨어있을 수 있답니다!

한 기업이 특정 상표를 국내에 등록하려고 출원했는데, 특허청에서 거절했습니다. 이유는 이미 해외에서 다른 회사가 그 상표를 오랫동안 사용해 왔고, 상당히 유명해졌기 때문이었죠. 출원 기업은 이에 불복하여 소송을 제기했습니다.

이 사건의 핵심은 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호입니다. 이 조항은 '특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 상표'는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있습니다. 쉽게 말해, 이미 다른 사람의 상표로 널리 알려져 있다면, 나중에 다른 사람이 비슷한 상표를 등록할 수 없다는 뜻입니다.

이번 사건에서 대법원은 해외 기업이 오랜 기간 동안 여러 나라에서 해당 상표를 사용한 제품을 판매해왔고, 판매량도 상당했다는 점에 주목했습니다. 판매 국가, 판매량 등을 고려했을 때, 비록 광고나 광고비 지출에 대한 구체적인 자료가 부족하더라도 해외에서 해당 상표가 상당히 널리 인식되었을 가능성이 높다고 판단한 것이죠.

대법원은 원심(특허법원)이 해외에서의 상표 인지도를 충분히 고려하지 않았다고 보고, 원심 판결을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈습니다(환송). 즉, 해외에서의 인지도를 더 꼼꼼히 따져보고 다시 판단하라는 것이죠.

이 판례는 해외에서 먼저 상표를 사용하고 있다면, 국내에서 상표를 등록하려는 기업들에게 중요한 시사점을 줍니다. 국내 상표 출원 전에 해외에서 해당 상표의 사용 현황 및 인지도를 면밀히 검토해야 합니다. 해외에서 상표가 이미 널리 알려져 있다면, 국내에서 상표등록을 받기 어려울 수 있기 때문입니다. 따라서 상표 출원 전에 전문가와 상담하여 불필요한 분쟁을 예방하는 것이 중요합니다.