같은 발명, 두 번 특허 받을 수 있을까? - 특허 출원 경합에 대한 이야기

오늘은 특허 출원과 관련된 흥미로운 법적 논쟁에 대해 이야기해 보려고 합니다. 바로 동일한 발명을 두 번 특허 출원했을 때 어떤 일이 발생하는가 하는 문제입니다.

이번 사건은 한 회사가 같은 날, 동일한 기술 내용에 대해 특허와 실용신안을 각각 출원하면서 시작되었습니다. 나중에 실용신안권을 포기했지만, 처음부터 두 개의 권리를 동시에 출원한 것이 문제가 되었죠. 과연 실용신안권을 포기했으니 특허권은 유효할까요?

법원은 "아니오"라고 판단했습니다. 그 이유를 자세히 살펴보겠습니다.

쟁점 1: 물건 발명과 방법 발명은 '동일한 발명'인가?

특허에는 물건 발명(예: 새로운 기계)과 방법 발명(예: 새로운 제조법)이 있습니다. 이 사건에서는 물건 발명(실용신안)과 방법 발명(특허)으로 출원되었는데, 법원은 발명의 범주가 다르다고 해서 무조건 '다른 발명'으로 볼 수는 없다고 판단했습니다. 중요한 것은 기술사상의 실체입니다. 즉, 겉모습은 다르지만, 실질적으로 같은 기술 내용이라면 '동일한 발명'으로 봐야 한다는 것입니다. (대법원 1990. 2. 27. 선고 89후148 판결 참조)

쟁점 2: 권리 포기로 경합 출원의 하자가 치유될 수 있을까?

구 특허법 제36조는 동일한 발명에 대한 중복 출원(경합 출원)을 금지합니다. 같은 날 여러 건의 출원이 있으면 출원인 간 협의를 통해 한 사람만 특허를 받거나, 협의가 안되면 아무도 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있습니다 (구 특허법 제36조 제2항, 제3항). 이 법에는 출원인이 나중에 권리를 포기하면 경합 출원 문제가 해결된다는 내용은 없습니다.

법원은 실용신안권 포기 후에도 특허권이 유효하다고 볼 수 없다고 판단했습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

• 명문의 규정이 없다: 법에 명시적으로 권리 포기 후 특허권이 유효하다고 적혀있지 않다.
• 법적 안정성 저해: 권리자가 포기 시점을 마음대로 정할 수 있으면 권리 관계가 불안정해진다.
• 소급효 문제: 권리 포기는 소급효가 없는데, 포기로 경합 출원 문제가 해결된다고 보면 소급효를 인정하는 것과 같다. (구 특허법 제120조 참조)
• 공시 방법 부족: 권리 포기는 등록만으로 이루어져 외부에 제대로 알리기 어렵다.

결론적으로 법원은 이 사건 특허가 구 특허법 제36조를 위반하여 등록되었으므로 무효라고 판결했습니다 (구 특허법 제133조 제1항 제1호).

이 판례를 통해 우리는 특허 출원 시 유의해야 할 중요한 점을 알 수 있습니다. 동일한 기술 내용으로 여러 유형의 권리를 출원하는 것은 위험할 수 있으며, 나중에 권리를 포기한다고 해서 문제가 해결되는 것은 아니라는 점을 기억해야 합니다.