특허출원을 준비하다 보면 여러 발명을 하나의 출원에 담는 경우가 있습니다. 이후 여러 사정으로 인해 발명을 나누어 분할출원을 하는 경우도 생기죠. 그런데 원출원 당시에는 생각지 못했던 '공지예외' 문제가 분할출원 과정에서 발생할 수 있습니다. 오늘은 분할출원 시 공지예외 주장이 원출원일로 소급 적용되는지에 대한 대법원 판례를 바탕으로 살펴보겠습니다.
공지예외란 무엇일까요?
쉽게 말해, 발명자가 자신의 발명을 먼저 공개한 후 1년 이내에 특허출원을 하면, 그 공개 사실이 특허의 신규성이나 진보성을 판단하는 데 불리하게 작용하지 않도록 하는 제도입니다. (특허법 제30조) 스스로 공개한 발명이기 때문에 예외적으로 인정해주는 것이죠.
사례를 살펴봅시다.
한 발명가가 여러 발명을 하나로 묶어 특허출원을 했습니다. 이때는 공지예외 주장을 하지 않았습니다. 그런데 심사 과정에서 과거 자신의 석사 논문이 공개된 사실이 드러나면서 신규성 및 진보성에 문제가 생겼습니다. 발명가는 원출원을 취하하고, 같은 내용으로 분할출원을 하면서 이번에는 공지예외 주장을 했습니다.
쟁점은 무엇이었을까요?
원출원 당시 공지예외 주장을 하지 않았는데, 분할출원에서 새롭게 주장할 수 있을까요? 만약 가능하다면, 공지예외 효과가 원출원일로 소급 적용될 수 있을까요?
대법원의 판단은?
대법원은 분할출원에서 공지예외 주장을 통해 원출원일을 기준으로 공지예외 효과를 인정받을 수 있다고 판결했습니다. 원출원 시 공지예외 주장을 하지 않았더라도, 분할출원이 적법하고 분할출원 시 공지예외 주장 절차를 제대로 밟았다면, 원출원일을 기준으로 공지예외 요건을 충족하는지 판단해야 한다는 것입니다.
판단의 근거는 무엇일까요?
관련 법 조항 및 판례
결론적으로, 분할출원 시 공지예외 주장을 통해 원출원일 기준으로 공지예외 효과를 인정받을 수 있습니다. 이는 발명자의 권리 보호를 강화하는 방향으로 해석한 판례라고 볼 수 있습니다.
특허판례
하나의 특허 출원에 여러 발명이 포함된 경우, 이를 나누어 별도의 특허로 출원하는 분할출원은 원출원에 포함된 내용을 사용할 수 있으며, 분할출원된 발명이 원출원 발명과 동일한지 여부는 기술적 구성과 효과를 비교하여 판단해야 합니다. 단순히 일부 공정이 추가되거나 삭제되었다고 해서 무조건 동일한 발명으로 보는 것은 아닙니다.
특허판례
발명자가 자신의 발명을 공개한 후 6개월 이내에 특허출원을 하는 경우, 그 공개가 특허출원에 불리하게 작용하지 않도록 하는 "자기공지 예외" 규정이 있습니다. 하지만 이 규정의 혜택을 받으려면 특허출원서에 "자기공지 예외를 적용해달라"는 취지를 **반드시 처음부터 기재해야 하며, 나중에 보완할 수 없습니다.**
특허판례
원래 특허출원이 기간 경과로 취하간주된 후에 이에 기초한 분할출원은 인정되지 않으며, 특허청이 원출원을 취하간주하지 않겠다는 명시적인 약속을 하지 않은 이상 신뢰보호원칙도 적용되지 않는다.
특허판례
먼저 출원한 특허(선출원)를 바탕으로 나중에 출원한 특허(후출원)에 대해 우선권을 주장할 경우, 후출원의 특허 심사 기준일을 선출원일로 소급하여 적용받을 수 있습니다. 하지만 이러한 우선권이 인정되는 후출원의 범위는 선출원에 명확하게 기재되었거나, 통상의 기술자가 선출원 내용을 보고 당시 기술 수준을 고려했을 때 후출원 내용을 유추할 수 있을 정도로 포함되어 있어야 합니다.
특허판례
국내에서 먼저 특허출원(선출원)을 한 후, 그 내용을 기반으로 PCT 국제출원(후출원)을 할 때 우리나라를 지정국으로 하면(PCT 자기지정출원), 선출원을 기준으로 우선권을 주장할 수 있습니다. 이때 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 달라도 특허를 받을 권리를 승계받았다면 우선권 주장이 가능하며, 후출원 시점에 선출원의 출원인 변경 신고를 하지 않았더라도 우선권 주장은 유효합니다.
특허판례
특허 출원 전에 이미 알려졌거나 사용된 발명인지 판단할 때, 출원 후에 만들어진 자료도 증거로 사용할 수 있다. 또한, 특허 심판 과정에서 의견 제출 기회를 꼭 줘야 하지만, 기존 이유와 거의 같은 이유라면 추가 의견 제출 없이 기각할 수 있다.