특허를 출원할 때, 발명자가 자신의 발명을 이미 공개한 경우라도 특정 조건을 만족하면 특허를 받을 수 있는 자기공지 예외라는 제도가 있습니다. 그런데 이 예외 규정을 적용받으려면 처음부터 절차를 정확히 밟아야 한다는 대법원 판결이 나왔습니다. 자기공지 예외를 나중에 주장하려다가 특허를 받지 못하게 된 사례를 소개합니다.
사건의 개요
한전케이디엔 주식회사(이하 '원고')는 특정 발명에 대한 특허를 출원했습니다. 그런데 이 발명은 출원 전에 학술대회에서 이미 발표된 내용이었습니다. 특허법상, 발명이 이미 공개된 경우에는 특허를 받을 수 없습니다 (특허법 제29조 제1항). 다만, 발명자 스스로 공개한 경우에는 예외적으로 특허를 받을 수 있는데, 이것이 바로 '자기공지 예외'입니다 (특허법 제30조 제1항 제1호).
원고는 발명자들이 스스로 학술대회에서 발표했으니 '자기공지 예외'에 해당한다고 주장했습니다. 문제는 처음 특허를 출원할 때는 이러한 예외 적용을 요청하는 내용을 기재하지 않았다는 점입니다. 출원 다음 날, 원고는 '공지 예외 적용대상 증명서류 제출서'라는 서류를 특허청에 제출하며 자기공지 예외를 주장했지만, 이미 늦었습니다.
대법원의 판단
대법원은 특허법 제30조 제2항에 따라, 자기공지 예외 규정을 적용받으려면 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원해야 한다고 판시했습니다. 즉, 처음 특허출원서를 제출할 때부터 자기공지 예외 적용을 요청해야 한다는 것입니다. 출원 이후에 보완 서류를 제출하는 것으로는 자기공지 예외 규정을 적용받을 수 없습니다.
대법원은 자기공지 예외 적용 주장은 출원과는 별개의 절차이기 때문에, 출원서에 관련 내용이 없다면 일반 출원으로 처리되고, 추후 보정은 허용되지 않는다고 설명했습니다. 따라서 원고는 자기공지 예외 규정을 적용받지 못하고 특허를 받을 수 없게 되었습니다.
핵심 정리
이 판례는 특허출원 시 자기공지 예외 규정 적용을 원하는 경우, 처음부터 절차를 정확히 준수해야 함을 강조하고 있습니다. 발명을 공개한 후 특허출원을 준비하는 발명자라면 이 점을 꼭 유의해야 합니다.
특허판례
특허 출원 전에 이미 알려졌거나 사용된 발명인지 판단할 때, 출원 후에 만들어진 자료도 증거로 사용할 수 있다. 또한, 특허 심판 과정에서 의견 제출 기회를 꼭 줘야 하지만, 기존 이유와 거의 같은 이유라면 추가 의견 제출 없이 기각할 수 있다.
특허판례
특허 출원 시 자신의 발명을 이미 공개했더라도, 일정 기간 내에 출원하면 신규성 상실로 불이익을 받지 않는 '공지예외' 제도가 있습니다. 이 판례는 원래 특허출원(원출원)에서는 공지예외를 주장하지 않았더라도, 나중에 분할출원을 하면서 주장하면 원출원 시점으로 소급하여 공지예외 혜택을 받을 수 있다고 판결했습니다.
특허판례
먼저 출원한 특허(선출원)를 바탕으로 나중에 출원한 특허(후출원)에 대해 우선권을 주장할 경우, 후출원의 특허 심사 기준일을 선출원일로 소급하여 적용받을 수 있습니다. 하지만 이러한 우선권이 인정되는 후출원의 범위는 선출원에 명확하게 기재되었거나, 통상의 기술자가 선출원 내용을 보고 당시 기술 수준을 고려했을 때 후출원 내용을 유추할 수 있을 정도로 포함되어 있어야 합니다.
특허판례
국내에서 먼저 특허출원(선출원)을 한 후, 그 내용을 기반으로 PCT 국제출원(후출원)을 할 때 우리나라를 지정국으로 하면(PCT 자기지정출원), 선출원을 기준으로 우선권을 주장할 수 있습니다. 이때 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 달라도 특허를 받을 권리를 승계받았다면 우선권 주장이 가능하며, 후출원 시점에 선출원의 출원인 변경 신고를 하지 않았더라도 우선권 주장은 유효합니다.
민사판례
특허 출원 과정에서 특정 제품을 의도적으로 특허 범위에서 제외한 경우, 나중에 그 제외된 제품이 특허를 침해한다고 주장할 수 없다. 이는 특허 등록 후 정정을 통해 특허 범위를 줄인 경우에도 마찬가지다.
생활법률
특허출원은 출원인, 발명자 정보, 명세서(발명의 설명, 청구범위), 요약서 등 필요서류를 갖춰 특허청에 제출하는 절차이며, 명세서 작성 시 발명의 상세한 설명과 보호받고자 하는 범위를 명확히 기재하는 것이 중요하다.