특허 출원을 준비하다 보면 여러 발명을 동시에 진행하는 경우가 있습니다. 이럴 때 분할출원 제도를 활용하면 하나의 출원을 여러 개로 나눠 진행할 수 있습니다. 그런데 분할출원을 할 때 원래 출원의 내용을 얼마나 사용할 수 있을까요? 최근 대법원 판례를 통해 자세히 알아보겠습니다.
기본적으로 하나의 특허 출원에는 하나의 발명만 포함되어야 합니다 (단일성의 원칙). 하지만 실수로 또는 의도적으로 여러 발명을 하나의 출원에 포함시킨 경우, 이를 나누어 여러 개의 출원으로 만드는 것이 바로 분할출원입니다.
네, 가능합니다. 분할출원은 원래 출원에 포함된 발명을 나누는 것이기 때문에, 원출원 당시 제출했던 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수 있습니다. (대법원 1983. 7. 26. 선고 83후23 판결 등 참조)
분할출원을 하려면 원출원에 포함된 발명과 분할출원되는 발명이 서로 달라야 합니다. 그렇다면 어떤 기준으로 같은 발명인지 아닌지 판단할까요?
핵심은 특허청구범위에 기재된 내용입니다. 양 발명의 기술적 구성이 같은지, 그리고 그 효과도 같은지를 비교해야 합니다. 만약 기술적 구성에 차이가 있더라도, 그 차이가 이미 널리 알려진 기술을 추가하거나 삭제, 변경한 정도라면 새로운 효과가 발생하지 않으므로 같은 발명으로 봅니다. (대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결 등 참조)
한 제약회사가 특정 화합물의 제조방법에 대한 특허를 분할출원했습니다. 원출원 발명에는 특정 화합물(X")에서 출발하여 중간체(X)를 거쳐 최종 화합물(VI)을 만드는 과정이 포함되어 있었습니다. 분할출원 발명은 중간체(X=IB)에서 바로 최종 화합물(VI)을 만드는 방법을 청구했습니다.
대법원은 원출원 발명에 있는 X"에서 X를 제조하는 과정이 단순한 부가적인 과정이 아니라, 최종 화합물의 수율 등에 영향을 미치는 필수적인 과정이라고 판단했습니다. 따라서 분할출원 발명은 원출원 발명과 기술적 사상 및 구성이 다른 새로운 발명으로 인정되어 유효한 분할출원으로 판결했습니다.
관련 법 조항: 구 특허법(1993. 12. 10. 법률 제4594호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항, 제52조
분할출원은 여러 발명을 효율적으로 보호받을 수 있는 유용한 제도입니다. 위 판례처럼 분할출원의 요건과 원출원과의 관계를 정확히 이해하고 전략적으로 활용한다면 특허권 확보에 도움이 될 것입니다.
특허판례
특허 출원 시 자신의 발명을 이미 공개했더라도, 일정 기간 내에 출원하면 신규성 상실로 불이익을 받지 않는 '공지예외' 제도가 있습니다. 이 판례는 원래 특허출원(원출원)에서는 공지예외를 주장하지 않았더라도, 나중에 분할출원을 하면서 주장하면 원출원 시점으로 소급하여 공지예외 혜택을 받을 수 있다고 판결했습니다.
상담사례
공동 특허권(디자인권 포함)은 다른 공유자 동의 없이 함부로 양도/담보 제공은 불가능하지만, 공유자 간 협의 또는 경매를 통한 공유물분할은 가능하다.
특허판례
원래 특허출원이 기간 경과로 취하간주된 후에 이에 기초한 분할출원은 인정되지 않으며, 특허청이 원출원을 취하간주하지 않겠다는 명시적인 약속을 하지 않은 이상 신뢰보호원칙도 적용되지 않는다.
생활법률
특허출원은 출원인, 발명자 정보, 명세서(발명의 설명, 청구범위), 요약서 등 필요서류를 갖춰 특허청에 제출하는 절차이며, 명세서 작성 시 발명의 상세한 설명과 보호받고자 하는 범위를 명확히 기재하는 것이 중요하다.
특허판례
같은 날 동일한 발명에 대해 특허와 실용신안을 모두 출원한 경우, 나중에 하나를 포기하더라도 처음부터 특허를 받을 수 없다는 판결입니다. 물건 발명과 방법 발명처럼 형식이 달라도 실질적으로 같은 발명이면 하나만 특허를 받을 수 있습니다.
민사판례
특허권을 여러 사람이 공동으로 소유한 경우, 공유물 분할을 청구할 수 있다. 하지만 특허권의 특성상, 특허 자체를 나누는 현물분할은 불가능하고, 경매 등을 통한 금전 분할만 가능하다.