상표권자 허락 없이 제3자에게 상표 사용하게 한 경우, 상표권 침해일까?

상표권 분쟁은 사업을 하는 사람들에게는 매우 중요한 문제입니다. 특히 상표 사용을 둘러싼 분쟁은 빈번하게 발생하는데요, 오늘은 상표권자가 아닌 사람이 제3자에게 상표를 사용하게 한 경우, 이것이 상표권 침해에 해당하는지에 대한 대법원 판례를 소개해 드리겠습니다.

사건의 개요

이 사건은 A사(상표권자)가 B사에게 특정 상표에 대한 독점적인 사용권을 부여하는 계약을 체결한 후 발생했습니다. B사는 A사의 상표를 사용하여 제품을 제조, 판매할 수 있었지만, 계약에는 B사가 제3자에게 상표 사용을 허락해서는 안 된다는 조항(서브라이선스 금지조항)이 포함되어 있었습니다. 그런데 B사는 A사의 허락 없이 C, D, E에게 상표를 사용하여 제품을 제조, 판매하도록 허락했습니다. 이에 A사는 B사의 행위가 상표권 침해에 해당한다고 주장하며 소송을 제기했습니다.

쟁점 및 판결

이 사건의 핵심 쟁점은 크게 두 가지였습니다.

1. 상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위가 상표법 제2조 제1항 제6호에 정한 '상표의 사용'에 해당하는지 여부
2. 상표사용권자가 제3자에게 등록상표를 사용하게 한 행위가 상표법 제66조 제1호 또는 제2호에 정한 '상표권 침해행위'에 해당하는지 여부

대법원은 두 쟁점 모두에 대해 '아니오'라고 판단했습니다.

첫 번째 쟁점에 대해 대법원은 상표권자 허락 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위는 상표법에서 정의하는 '상표의 사용'에 해당하지 않는다고 판시했습니다. (대법원 1999. 8. 20. 선고 98후119 판결 참조)

두 번째 쟁점에 대해서는, 상표법 제66조 제1호는 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위를, 제2호는 사용할 목적 또는 사용하게 할 목적으로 교부·판매 등의 행위를 규정하고 있습니다. 대법원은 제2호의 '교부 또는 판매'는 상표 그 자체가 아니라 상표가 표시된 물건을 의미한다고 해석했습니다. 따라서 B사가 단순히 C, D, E에게 상표 사용을 허락한 행위는 상표법 제66조 제1호나 제2호에 해당하는 상표권 침해행위가 아니라고 판단했습니다.

결론

이 판례는 상표사용권자가 제3자에게 상표 사용을 허락하더라도, 그 자체만으로는 상표권 침해가 성립하지 않는다는 것을 보여줍니다. 물론 계약상 서브라이선스 금지조항이 있다면 계약 위반에 해당할 수 있지만, 상표권 침해는 별개의 문제로 봐야 한다는 것이죠. 상표권 분쟁은 복잡하고 다양한 양상을 보이기 때문에 전문가의 도움을 받아 신중하게 대처하는 것이 중요합니다.

참조조문: 상표법 제2조 제1항 제6호, 제66조 제1호, 제2호 참조판례: 대법원 1999. 8. 20. 선고 98후119 판결