상표 등록까지 마쳤는데, 누군가 내 상표를 맘대로 쓰고 있다면? 당연히 상표권 침해라고 생각하시겠죠? 그런데 만약 내 상표가 다른 사람의 저작권을 침해한다면 어떻게 될까요? 이번 포스팅에서는 저작권과 상표권이 충돌하는 상황에서 상표권자가 취할 수 있는 조치에 대해 알아보겠습니다.
사건의 개요
A씨는 특정 디자인을 상표로 등록했습니다. 그런데 이 디자인이 이미 고인이 된 유명 디자이너 B씨의 저작물과 매우 유사했고, A씨는 B씨의 상속인 등 저작권자로부터 상표 사용에 대한 동의를 받지 않았습니다. 제3자인 C씨가 A씨의 상표를 무단으로 사용하자, A씨는 상표 사용 금지를 요청했습니다. 하지만 C씨는 A씨가 저작권 침해 문제를 해결하지 않았으므로 상표권을 주장할 수 없다고 맞섰습니다.
쟁점
저작권자의 동의 없이 등록상표를 사용할 수 없는 경우, 상표권자는 자신의 등록상표를 무단으로 사용하는 제3자를 상대로 상표 사용의 금지를 청구할 수 있을까요?
법원의 판단
대법원은 상표권자는 제3자의 상표 무단 사용을 금지할 수 있다고 판결했습니다 (대법원 2006. 2. 3.자 2005라644 결정).
상표법 제53조는 등록상표가 등록출원 전에 발생한 저작권과 저촉되는 경우, 저작권자의 동의 없이 상표를 사용할 수 없다고 규정하고 있습니다. 하지만 이 조항은 저작권자와 상표권자의 관계를 규율하는 것이지, 제3자와의 관계를 규율하는 것은 아닙니다. 즉, 저작권자에 대한 관계에서는 상표 사용이 제한될 수 있지만, 저작권과 무관한 제3자가 상표를 무단으로 사용하는 경우에는 상표권자가 사용금지를 청구할 수 있습니다.
따라서 A씨는 B씨의 저작권을 침해했을 수 있지만, C씨에게는 상표권 침해를 주장하며 사용금지를 요구할 수 있습니다.
핵심 정리
내 상표가 타인의 저작권과 충돌하더라도, 저작권과 무관한 제3자가 내 상표를 무단으로 사용한다면 상표권 침해를 주장할 수 있습니다. 상표법 제53조는 저작권자와 상표권자의 관계를 규율하는 조항이기 때문에, 제3자는 이를 방패 삼아 상표권 침해를 정당화할 수 없습니다.
관련 법조항
이번 판례는 저작권과 상표권의 관계를 이해하는 데 중요한 판례입니다. 상표권자는 저작권 침해 문제와 별개로 제3자의 상표 무단 사용에 대해 적극적으로 대응할 수 있다는 점을 기억해 두시면 좋겠습니다.
민사판례
상표 사용권자가 상표권자의 허락 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위는 상표권 침해가 아니다.
민사판례
단순히 다른 사람에게 내 상표를 사용하도록 허락하는 행위 자체는 상표권 침해가 아닙니다. 상표권 침해는 허락받은 사람이 그 상표를 실제로 상품에 사용하여 판매 등의 행위를 할 때 발생합니다.
민사판례
상표 사용권을 가진 사람이 직접 상표를 사용하지 않고 다른 사람(제3자)이 사용했을 때, 어떤 경우에 사용권자와 제3자가 상표권 침해로 처벌받지 않는지에 대한 판결입니다.
상담사례
상표권자가 사용을 허락한 자가 타인에게 하청을 준 경우, 하청업체의 상표 사용은 허락 여부가 아닌, 누구의 이익과 통제 아래 사용되었는지에 따라 상표권 침해 여부가 결정된다.
특허판례
상표권자가 대표이사로 있는 회사가 해당 상표를 사용했더라도, 그 회사가 상표권자와 별개의 경영주체로서 독자적인 영업활동을 했다면 상표법상 '타인'의 사용으로 볼 수 있다.
특허판례
이 판결은 국내에 등록되지 않은 상표라도, 이미 널리 알려진 상표와 유사해서 소비자들이 혼동할 우려가 있다면 보호받을 수 있다는 것을 명확히 했습니다. 기존 판례 중 일부 상반된 판례도 변경했습니다.