상표 등록을 받으려다가 거절당하면, 불복해서 소송까지 가는 경우가 있습니다. 그런데 소송 중에 상표출원을 변경하면 어떻게 될까요? 오늘은 이와 관련된 중요한 판례를 소개해드리겠습니다.
바카르디라는 회사가 상표 등록을 신청했는데 특허청에서 거절했습니다. 바카르디는 이에 불복하여 소송을 제기했죠. 그런데 소송이 진행되는 도중, 바카르디는 기존 상표출원을 연합상표등록출원으로 변경했습니다. 연합상표란, 여러 상품에 공통으로 사용하는 상표를 말합니다. 쉽게 말해, 상표 등록 신청 내용을 바꾼 겁니다.
그런데 대법원은 바카르디의 상고를 각하(받아들이지 않고 내쳐버림)했습니다. 왜 그랬을까요?
당시 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제19조 제4항에는 출원 변경을 하면 최초의 상표등록출원은 취하된 것으로 간주한다는 규정이 있었습니다. 즉, 상표출원을 변경하는 순간, 처음에 냈던 출원은 없는 것이 되어버리는 겁니다.
바카르디는 처음 출원이 거절된 것에 대해 소송을 걸었는데, 소송 중에 출원을 변경해버렸으니, 소송의 대상이 사라진 셈입니다. 마치 허공에 주먹질을 하는 것과 같은 상황이 된 것이죠. 따라서 대법원은 바카르디의 상고가 부적법하다고 판단했습니다.
이 판례는 상표출원 변경 시, 기존 출원에 대한 소송이 어떻게 되는지를 명확히 보여주는 중요한 판례입니다. 비슷한 상황에 처하신 분들은 꼭 참고하시기 바랍니다.
참고 법조항: 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제19조 제4항
참고 판례:
특허판례
상표등록출원을 거절당한 후 이의를 제기(항고)했는데, 그 사이에 출원을 다른 종류(연합상표)로 변경하면, 처음 제기했던 이의는 효력을 잃는다.
특허판례
상표등록 출원을 취하하면 그 출원은 처음부터 없었던 것으로 간주되어, 출원에 대한 거절결정을 유지하는 심결이 있더라도 그 심결을 취소해달라는 소송은 할 수 없다.
특허판례
상표권 취소 소송이 진행 중에 상표권을 다른 사람에게 넘긴 경우, 소송 당사자를 상표권을 넘겨받은 사람으로 바꿀 수 없다는 판결입니다. 상고심에서는 소송 당사자 변경이나 승계참가가 허용되지 않습니다.
특허판례
먼저 출원된 상표가 출원 심사 중 포기로 사라진 경우, 나중에 출원된 유사 상표는 등록될 수 있다.
특허판례
상표권이 다른 사람에게 넘어간 후, 새 상표권자로부터 사용 허락을 받은 사람이 기존 상표와 비슷한 상표를 사용할 경우, 이를 상표의 부정 사용으로 볼 수 있는지에 대한 판결입니다. 법원은 상표권 이전 전 사용자의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하게 사용하는 경우 부정 사용으로 볼 수 있다고 판단했습니다.
특허판례
나중에 등록된 상표라도, 등록 당시 유사한 선출원 상표가 거절된 상태였다면 유효하지만, 선출원 상표가 권리 포기로 소멸된 *이후*에 등록된 것이라면 무효입니다.