실용신안 등록을 받으려면 출원 서류에 흠결이 없어야 합니다. 하지만 처음부터 완벽한 서류를 작성하기는 어렵죠. 그래서 법은 일정 범위 내에서 서류를 보정할 수 있도록 허용하고 있습니다. 그렇다면 어디까지 고칠 수 있을까요? 바로 이 부분이 늘 문제가 되는데요, 오늘은 '요지 변경'을 중심으로 실용신안 보정의 허용 범위에 대해 살펴보겠습니다.
보정과 요지 변경, 무슨 차이일까?
실용신안법에서는 특허법의 관련 조항을 준용하고 있는데요, 특허법 제47조와 제48조에 따르면, 보정이란 명세서 등의 서류에 흠결이나 불비한 점이 있을 경우 이를 명료하게 고쳐 명확성을 높이는 것을 의미합니다. 반면 요지 변경이란 특허청구범위를 증가, 감소 또는 변경하는 것으로, 최초 출원 당시의 범위와 동일성을 인정할 수 없을 정도로 실질적인 변화를 가져오는 것을 말합니다. 즉, 새로운 내용이 추가되는 등 완전히 다른 발명이 되는 경우죠.
핵심은 '동일성' 유지!
대법원은 여러 판례 (대법원 1994. 9. 27. 선고 93후800 판결, 1997. 6. 27. 선고 96후1095 판결 등)를 통해 요지 변경의 기준을 제시하고 있습니다. 핵심은 최초 출원된 내용과 동일성을 유지해야 한다는 것입니다. 단순히 불명료한 부분을 명확하게 하거나, 오류를 수정하는 정도는 요지 변경으로 보지 않습니다. 하지만 처음에는 없었던 새로운 구성요소를 추가하거나, 발명의 핵심 기능을 바꾸는 것은 허용되지 않습니다.
사례로 이해하기
동방전자산업 주식회사 사건 (대법원 1997. 9. 30. 선고 96후2302 판결)을 살펴보면, 출원인은 '화재감지기 베이스'에 대한 실용신안을 출원했는데, 처음에는 '칸막이'와 '오목부'에 대한 설명이 불명확했습니다. 심사 과정에서 지적을 받자, 출원인은 보정서를 통해 이 부분을 명확히 기재하고 도면에도 추가했습니다. 특허청은 이를 요지 변경으로 판단하여 거절했지만, 대법원은 이를 단순히 불명료한 부분을 명확히 한 것에 불과하다고 판단하여 출원인의 손을 들어주었습니다. 즉, '칸막이'와 '오목부'는 최초 출원 당시에도 암묵적으로 포함되어 있었던 것으로 본 것이죠.
결론
실용신안 보정은 출원 서류의 명확성을 높이기 위한 것이지, 발명의 내용 자체를 바꾸기 위한 것이 아닙니다. 따라서 보정을 할 때는 최초 출원 당시의 내용과 동일성을 유지하는 것이 중요합니다. 새로운 내용을 추가하거나 발명의 핵심 기능을 변경하는 것은 요지 변경으로 판단되어 거절될 수 있습니다.
참조 조문:
참조 판례:
특허판례
특허출원 후 명세서나 도면을 수정할 때, 최초 제출했던 내용에서 크게 벗어나면 안 된다는 판례입니다. 얼마나 벗어나면 안 되는지를 판단하는 기준을 제시하고 있습니다.
특허판례
특허 출원 후 명세서 등을 보정할 때, 처음 출원 내용의 핵심을 바꾸면(요지변경) 보정일이 새로운 출원일이 된다. 이 경우, 보정일 이전에 이미 공개되거나 사용된 기술이라면 특허가 무효될 수 있다.
특허판례
특허 출원 후 명세서를 보정할 때, 최초 출원 내용의 핵심을 바꾸면 안 된다는 판례입니다. 단순히 설명을 명확하게 하는 수준을 넘어, 발명의 범위나 핵심 기술 사상을 변경하는 보정은 허용되지 않습니다.
특허판례
특허 정정 심판에서, 이미 청구한 정정 내용을 나중에 수정하려면 (보정), 처음 정정 청구의 핵심 내용을 바꾸지 않는 작은 수정만 허용된다. 완전히 새로운 정정을 추가하는 것은 허용되지 않는다.
특허판례
의장등록출원 후 보정(수정)을 할 때, 원래 출원 내용의 핵심을 바꾸는 '요지변경'에 해당하는 보정은 별도의 결정 절차를 거쳐 확정해야 합니다. 심사 과정에서 이를 간과했다면 항고심판에서라도 바로잡아야 합니다.
특허판례
특허 심판 과정에서 청구 내용을 보완하는 '보정'은 발명의 핵심 내용을 바꾸지 않는 범위 내에서만 허용됩니다. 단순히 불명확한 부분을 구체화하거나 당연히 포함되어야 할 내용을 추가하는 것은 핵심 내용 변경으로 보지 않습니다.