특허 명세서 보정, 어디까지 허용될까? - 요지 변경의 함정

특허 출원 후, 명세서에 오류나 부족한 부분이 발견되면 보정을 통해 수정할 수 있습니다. 그러나 무제한적인 수정은 허용되지 않고, **'요지 변경'**이라는 중요한 제한이 존재합니다.  오늘은 이 '요지 변경'의 의미와 관련된 판례를 소개하여 명세서 보정의 허용 범위에 대해 알아보겠습니다.

'요지 변경'이란 무엇일까요?

간단히 말해, 처음 제출한 명세서에 담긴 핵심 내용을 벗어나 특허의 범위를 넓히거나 좁히거나 바꾸는 것을 의미합니다.  단순히 오타를 수정하거나 불명확한 표현을 명확히 하는 것은 요지 변경이 아니지만, 새로운 기술적 내용을 추가하거나 기존 내용을 삭제하여 특허의 보호 범위에 영향을 미치는 것은 요지 변경에 해당할 수 있습니다.

판례를 통해 자세히 살펴보겠습니다.

이번 판례(대법원 2001. 2. 9. 선고 2000후2425 판결)는 공기조화장치의 콘덴서에 관한 특허 출원에 대한 것입니다. 최초 명세서에는 냉매의 유로가 하나인 '단일패스형' 콘덴서만 기재되어 있었습니다. 그런데 출원인은 명세서 보정을 통해 유로가 여러 개인 '다중패스형' 콘덴서도 포함되도록 수정했습니다.

법원은 이러한 보정이 요지 변경에 해당한다고 판단했습니다. 왜 그럴까요?

• **구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제47조, 제48조(현행 삭제)**에 따르면, 명세서 보정은 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용됩니다. 
• 이 사건에서 최초 명세서에는 단일패스형 콘덴서에 대해서만 명시적으로 기재되어 있었고, 다중패스형 콘덴서에 대한 내용은 전혀 없었습니다.
• 비록 다중패스형 콘덴서 기술 자체는 출원 전에 알려져 있었더라도, 최초 명세서의 내용과 출원발명의 목적을 고려했을 때, 다중패스형 콘덴서가 당연히 포함된다고 보기 어렵습니다.
• 이러한 보정은 특허 청구범위에 실질적인 변화를 가져왔으므로, 요지 변경에 해당합니다.

핵심은 '최초 명세서에 기재된 내용'입니다.

명시적으로 기재된 내용뿐 아니라, 당시 기술 분야의 전문가라면 명세서 내용을 보고 당연히 알 수 있는 '자명한 사항'도 포함됩니다. 하지만 이 사건처럼 자명하다고 보기 어려운 내용을 보정을 통해 추가하는 것은 요지 변경으로 판단될 수 있습니다.

명세서 보정 시 유의사항

• 처음부터 명세서를 꼼꼼하게 작성하여 보정의 필요성을 최소화해야 합니다.
• 부득이하게 보정이 필요한 경우, 최초 명세서의 범위를 벗어나지 않도록 주의해야 합니다.
• 특허 전문가의 도움을 받는 것이 안전합니다.

이번 판례를 통해 특허 명세서 보정 시 '요지 변경'의 의미와 중요성을 다시 한번 확인할 수 있었습니다.  명확하고 정확한 명세서 작성을 통해 불필요한 분쟁을 예방하고, 강력한 특허권을 확보하시기 바랍니다.