상표권을 지키려면 등록 후에도 꾸준히 사용해야 한다는 사실, 알고 계셨나요? 안 쓰면 취소될 수도 있거든요! 그런데 영문과 한글을 함께 등록한 상표에서 영문만 사용한 경우에도 상표권을 유지할 수 있을까요? 최근 대법원 판결을 통해 살펴보겠습니다.
상표 사용 의무와 취소
상표법 제73조 제1항 제3호와 제4항에 따르면, 상표권자는 등록상표를 지정상품에 사용해야 할 의무가 있습니다. 만약 일정 기간 동안 사용하지 않으면 상표등록이 취소될 수 있습니다. 이 제도는 상표권자가 등록만 해놓고 실제로 사용하지 않는 것을 막고, 다른 사람들에게 상표 선택의 기회를 더 주기 위해 만들어졌습니다.
'동일한 상표' 사용의 의미
그렇다면 '등록상표를 사용'한다는 것은 정확히 무슨 뜻일까요? 대법원은 등록상표와 **"동일한 상표"**를 사용해야 한다고 해석합니다. 단순히 비슷한 상표(유사상표)를 사용하는 것만으로는 부족하다는 것이죠. 하지만 '동일한 상표'에는 등록상표와 똑같은 모양뿐 아니라, 거래 관행상 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함됩니다. (대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결, 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 참조)
영문+한글 상표, 영문만 사용해도 될까?
이번 대법원 판결의 핵심은 바로 여기에 있습니다. 영문과 한글을 결합한 상표를 등록한 후, 영문 부분만 사용해도 '동일한 상표'를 사용한 것으로 볼 수 있을까요? 대법원은 **"가능하다"**고 판단했습니다.
예를 들어 'CONTINENTAL'과 '콘티넨탈'을 함께 등록한 상표에서 'CONTINENTAL'만 사용한 경우를 생각해 봅시다. 만약 'CONTINENTAL'이라는 영문 자체의 의미와 '콘티넨탈'이라는 한글 음역이 결합하여 새로운 의미를 만들어내지 않고, 일반 소비자들이 'CONTINENTAL'만 보고도 '콘티넨탈'과 동일하게 인식한다면, 영문만 사용해도 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있다는 것입니다. (대법원 2012. 10. 25. 선고 2012후1431 판결)
기존 판례 변경
이번 판결은 기존 대법원 판례의 입장을 변경한 것입니다. 과거에는 영문+한글 상표에서 일부만 사용하는 것을 '동일한 상표' 사용으로 인정하지 않는 경우가 많았습니다. (대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결, 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후711 판결, 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후2542 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1673 판결 등) 하지만 이번 판결로 상표 사용에 대한 판단 기준이 보다 현실적이고 유연해졌다고 볼 수 있습니다.
결론
영문과 한글을 함께 등록한 상표에서 영문만 사용하더라도, 일반 소비자들이 그것을 등록상표와 동일하게 인식한다면 상표 사용 의무를 다한 것으로 인정될 수 있습니다. 하지만 모든 경우에 해당하는 것은 아니므로, 상표 사용에 대한 정확한 판단은 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.
특허판례
등록상표의 핵심 부분만 사용했더라도, 나머지 부분이 단순한 부가 설명이라면 상표권 유지를 위한 상표 사용으로 인정된다는 판결.
특허판례
등록상표와 똑같이 않더라도, 거래 사회에서 일반적으로 같다고 볼 수 있을 정도로 변형된 상표를 사용한 경우에도 상표 사용으로 인정된다는 판례입니다. '새나라'라는 상표를 '새나라 치킨'처럼 변형해서 사용한 경우에도, 상표를 사용한 것으로 인정될 수 있다는 의미입니다.
특허판례
등록상표와 동일한 도형을 다른 문자와 함께 사용한 경우에도, 도형 부분이 독립적인 식별력을 유지한다면 상표 사용으로 인정될 수 있다.
특허판례
등록상표의 도형 부분을 제외하고 문자 부분만 사용했더라도, 도형 부분이 상표의 핵심 요소가 아니라면 상표를 사용한 것으로 인정된다.
특허판례
이 판례는 상표권 취소심판에서 상표의 '사용'으로 인정되는 범위와 상표 유사 여부 판단 기준을 제시하고 있습니다. 특히, 주문자상표부착(OEM) 방식의 수출도 상표 사용으로 인정된다는 점과, 유사상표 사용은 상표 사용으로 인정되지 않는다는 점이 핵심입니다.
특허판례
누군가 상표등록을 취소해달라고 심판을 청구하려면 그 상표 때문에 직접적인 피해를 볼 우려가 있어야 하고, 결합상표의 경우 그 구성요소 중 일부만 사용하는 것은 상표를 제대로 사용한 것으로 보지 않는다는 판결.