자바(JAVA)는 상표가 될 수 있을까? - 지리적 명칭 상표 등록 거절 사례

상표권 분쟁, 끊이지 않는 화두!

오늘은 흥미로운 상표권 분쟁 사례를 소개하려고 합니다. 바로 인도네시아의 유명한 섬, '자바(JAVA)'를 상표로 등록하려다 거절당한 사건입니다. 이 사건을 통해 '현저한 지리적 명칭'을 상표로 등록할 수 있는지, 외국에서 등록된 상표라도 우리나라에서 등록이 거절될 수 있는지에 대한 법리를 살펴보겠습니다.

사건의 개요

선마이크로시스템즈(현 오라클)는 "JAVA"를 상표로 등록하려고 했습니다. 하지만 특허청은 "JAVA"가 '자바 섬'이라는 현저한 지리적 명칭이기 때문에 상표로 등록할 수 없다고 거절했습니다. 선마이크로시스템즈는 이에 불복하여 소송을 제기했지만, 대법원까지 가는 공개 법정 다툼 끝에 결국 패소했습니다.

대법원의 판단 (핵심 논점)

대법원은 다음과 같은 두 가지 핵심 논점을 바탕으로 "JAVA" 상표 등록을 거절했습니다.

1. '현저한 지리적 명칭'이란 무엇인가?

대법원은 상표법 제6조 제1항 제4호에서 말하는 '현저한 지리적 명칭'이란 단순히 지리적인 명칭이면 충분하고, 꼭 그 지역 특산물과 관련이 있어야 하는 것은 아니라고 판단했습니다. 즉, "JAVA"는 인도네시아의 중요한 섬이므로 '현저한 지리적 명칭'에 해당한다는 것입니다. (대법원 1988. 10. 25. 선고 86후104 판결 등 참조)

2. 외국에 등록된 상표라도 국내에서 등록이 거절될 수 있는가?

"JAVA"는 미국에서 이미 상표 등록이 되어 있었습니다. 그렇다면 우리나라에서도 등록을 해줘야 하는 것 아닐까요? 대법원은 '공업소유권의 보호를 위한 파리조약' 제6조의5를 근거로, 외국에서 등록된 상표라도 우리나라 법에 따라 등록이 거절될 수 있다고 판단했습니다. 특히, '두드러진 특징을 가지지 못한 상표(특별현저성이 없는 상표)'는 등록을 거절할 수 있는데, "JAVA"처럼 현저한 지리적 명칭만으로 이루어진 상표는 누구나 자유롭게 사용해야 하므로 특별현저성이 없다고 보았습니다. (대법원 1980. 10. 29. 선고 79후84 판결 등 참조) 그리고 이러한 특별현저성은 각 나라의 상황에 따라 판단해야 한다고 덧붙였습니다.

결론

이 판결은 '현저한 지리적 명칭'은 상표로 등록하기 어렵다는 점, 그리고 외국에서 등록된 상표라도 우리나라 법에 따라 등록이 거절될 수 있다는 점을 명확히 보여줍니다. 상표를 출원할 때는 이러한 점을 꼭 유의해야겠습니다. 특히, 이미 다른 나라에서 등록된 상표라도 우리나라에서는 다른 판단이 나올 수 있다는 점을 기억해야 합니다.

참고:

• 상표법 제6조 제1항 제4호
• 공업소유권의 보호를 위한 파리조약 제6조의5
• 대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결 등