상표권은 사용해야 유지되는 권리입니다. 그렇다면 어떤 경우를 상표 '사용'으로 볼 수 있을까요? 오늘은 카탈로그 뒤표지에 상표를 표시한 것만으로 상표 사용으로 인정될 수 있는지에 대한 대법원 판례를 소개합니다.
사건의 개요
A사는 B사를 상대로 B사의 등록상표 '○○○'(이하 이 사건 등록상표)가 3년간 사용되지 않았다는 이유로 등록취소심판을 청구했습니다. (구 상표법 제73조 제1항 제3호) 특허심판원은 A사의 주장을 받아들여 B사의 상표 등록을 취소했습니다. B사는 이에 불복하여 특허법원에 소송을 제기했지만 패소하자 대법원에 상고했습니다.
쟁점
B사로부터 이 사건 등록상표의 사용을 허락받은 C사가 발행한 카탈로그 뒤표지에 이 사건 등록상표가 표시되어 있었습니다. 이를 상표의 사용으로 볼 수 있는지가 쟁점이었습니다.
대법원의 판단
대법원은 카탈로그 뒤표지에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 상표가 거래사회의 통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없다면 상표 사용으로 볼 수 없다고 판단했습니다. (구 상표법 제2조 제1항 제6호 다목, 현행 제2조 제1항 제7호 다목 참조)
이 사건에서 C사의 카탈로그 뒤표지에는 여러 상표가 단순히 나열되어 있었고, 카탈로그 본문에는 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련된 내용이 다른 상표 아래 기재되어 있었습니다. 따라서, 대법원은 이 사건 등록상표가 C사가 사용하는 여러 상표 중 하나로서 단순히 나열된 것으로 보이고, 거래사회의 통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없다고 판단했습니다. 즉, 상표 사용으로 인정되지 않는다는 것입니다.
결국 대법원은 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송했습니다.
결론
단순히 카탈로그 뒤표지에 상표를 표시하는 것만으로는 상표 사용으로 인정받기 어렵습니다. 상표가 지정상품과 관련하여 사용되었는지, 거래사회의 통념상 상표 사용으로 인식될 수 있는지가 중요한 판단 기준이 됩니다. 상표권을 유지하기 위해서는 상표 사용에 대한 정확한 이해가 필요합니다.
특허판례
상품 카탈로그에 여러 상표를 나열하여 광고하는 경우에도, 해당 상표를 지정 상품에 정당하게 사용한 것으로 볼 수 있다.
특허판례
상표권자가 다른 사람에게 상표를 사용할 권리를 주는 것(통상사용권 설정)만으로는 상표권자가 직접 상표를 사용한 것으로 인정되지 않는다.
특허판례
상표는 상품을 구별하기 위해 사용해야 하며, 단순히 거래명세표나 간판에 표시했다고 해서 무조건 상표 사용으로 인정되는 것은 아닙니다. 상표가 실제로 상품을 구별하는 기능을 하는지가 중요합니다.
특허판례
단순히 신문에 상표를 광고한 것만으로는 상표를 '사용'한 것으로 볼 수 없다는 판결. 실제 상품이 유통되거나 유통 예정이어야 상표 사용으로 인정된다.
특허판례
하나의 상표가 여러 상품에 등록되어 있고, 그 중 일부 상품에서 상표를 사용한 사실이 인정되면, 사용하지 않은 다른 상품에 대해서도 상표 등록이 유지된다. 상표 등록 취소 심판은 전체 지정상품을 하나로 보고 판단하기 때문이다.
특허판례
이 판례는 상표권 취소심판에서 상표의 '사용'으로 인정되는 범위와 상표 유사 여부 판단 기준을 제시하고 있습니다. 특히, 주문자상표부착(OEM) 방식의 수출도 상표 사용으로 인정된다는 점과, 유사상표 사용은 상표 사용으로 인정되지 않는다는 점이 핵심입니다.