선고일자: 2003.10.10

특허판례

특허 거절, 심사관 마음대로 바꾸면 안 돼요!

특허 출원을 했는데 거절당했다면 정말 속상하시겠죠? 거절 이유를 꼼꼼히 살펴보고 다시 도전하려는데, 심판 과정에서 갑자기 거절 이유가 바뀌면 더욱 혼란스러울 겁니다. 이번 포스팅에서는 심판 과정에서 거절 이유를 변경할 때 출원인의 의견 진술 기회를 보장해야 한다는 중요한 판례를 소개합니다.

사건의 개요

A사는 알루미늄 합금 진공챔버 부품의 표면 처리 방법에 대한 특허를 출원했습니다. 핵심은 내부식성을 높이기 위해 다공질형 양극산화처리 후 비다공질형 양극산화처리를 하는 순서였죠. 그런데 심사관은 "이 기술은 이미 널리 알려져 있어 특허로 인정할 수 없다"는 이유로 거절했습니다. A사는 곧바로 심판을 청구했지만, 심판원은 "출원인이 제출한 명세서에 따르면 이 기술은 이미 공지된 기술의 조합에 불과하며 새로운 효과도 없다"라는 다른 이유를 들어 심판 청구를 기각했습니다.

대법원의 판단

대법원은 심판원의 결정을 뒤집었습니다. 핵심 논리는 다음과 같습니다.

  • 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제63조는 심사관이 거절사정을 할 때 출원인에게 거절 이유를 알리고 의견서를 제출할 기회를 줘야 한다고 규정합니다. 제170조 제2항은 심판 과정에서 새로운 거절 이유가 발견되면 제63조를 준용하도록 하고 있습니다.
  • 이는 출원인의 방어권 보장을 위한 강행규정입니다. 즉, 심판에서 거절 이유가 바뀌면 출원인에게 새로운 이유를 알리고 의견을 제출할 기회를 줘야만 합니다.
  • 이 사건에서 심사관은 '기술의 공지성'을 거절 이유로 들었지만, 심판원은 '출원 명세서 내용과 공지 기술의 조합'을 이유로 들었습니다. 이는 거절 이유의 주된 내용이 변경된 것이므로 A사에게 의견 제출 기회를 줬어야 합니다.

판결의 의의

이 판례는 특허 심사 및 심판 절차에서 출원인의 방어권을 강조한 중요한 판례입니다. 심판 과정에서 새로운 거절 이유를 제시할 때 출원인에게 의견 제출 기회를 보장해야 한다는 원칙을 명확히 했습니다. 특허 출원을 준비하거나 거절 이유에 대해 다투는 분들께서는 이 판례를 꼭 기억해 두시기 바랍니다.

참조조문:

  • 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제62조, 제63조, 제170조 제2항

참조판례:

  • 대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950 판결
  • 대법원 1994. 6. 28. 선고 92후1066 판결
  • 대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300 판결
  • 대법원 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결
  • 대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결
※ 이 글은 법적 자문이나 효력을 갖지 않습니다. 최신 법률 정보는 반드시 재확인해야 합니다. 자세한 내용은 전문가와 상의하시기 바랍니다.

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