특허 거절 심판, 새로운 의견 제출 기회는 언제 필요할까?

특허 출원 과정에서 심사관이 거절 사정을 내리면, 출원인은 억울하겠죠? 이때 불복해서 심판을 청구할 수 있습니다. 그런데 심판에서도 거절이 유지된다면, 혹시 새로운 거절 이유라도 알려줘야 하는 걸까요? 오늘은 이 부분에 대한 대법원 판례를 소개해 드릴게요.

특허 출원을 심사하는 과정에서 심사관은 거절 이유를 알려주고 출원인에게 의견을 제출할 기회를 줘야 합니다 (구 특허법 제62조, 제63조). 심판 과정에서도 심판관이 거절 사정의 이유와 다른 거절 이유를 발견하면 마찬가지로 출원인에게 알려주고 의견 제출 기회를 줘야 하죠 (구 특허법 제170조 제2항).

그런데 심판에서 거절이 유지됐다고 해서 무조건 새로운 의견 제출 기회를 줘야 하는 건 아닙니다. 만약 심판에서 거절을 유지한 이유가 기존 거절 사정의 이유와 주된 취지에서 같다면 굳이 다시 의견을 받을 필요는 없다는 게 대법원의 입장입니다.

쉽게 말해, 심사관이 "A라는 이유로 거절한다"라고 했는데, 심판관이 "A'라는 이유로 거절한다"라고 했다고 생각해 보세요. A와 A'가 표현은 조금 다르지만, 본질적으로 같은 이유라면 출원인은 이미 A에 대해 충분히 의견을 냈을 가능성이 높습니다. 이런 경우까지 굳이 A'에 대해 다시 의견을 받을 필요는 없겠죠?

대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결에서도 이와 같은 원칙이 적용되었습니다. 해당 사건에서 출원인은 "스캐닝 센서를 사용한 입력 디바이스"라는 발명에 대한 특허를 출원했는데, 심사관은 "발명의 구성요소가 불명확하다"는 이유로 거절했습니다. 출원인은 이에 불복하여 심판을 청구했지만, 심판원 역시 "발명의 구성요소가 불명확하다"는 이유로 거절을 유지했습니다.

비록 심사관과 심판원이 지적한 불명확한 부분이 완전히 일치하지는 않았지만, 대법원은 두 기관 모두 "발명의 구성이 불명확하여 특허법 제42조 제4항에 위반된다"는 주된 취지 에서 동일한 이유로 거절했다고 판단했습니다. 따라서 심판원이 출원인에게 새로운 의견 제출 기회를 주지 않았더라도 위법하지 않다고 본 것이죠.

이처럼 특허 심판에서 새로운 의견 제출 기회를 줘야 하는지는 심판의 거절 이유가 기존 거절 사정의 이유와 주된 취지에서 같은지 다른지에 따라 결정됩니다. 단순히 표현이 조금 다르다고 해서 무조건 새로운 기회를 줘야 하는 것은 아니라는 점, 기억해 두시면 좋겠습니다.