특허 거절, 어디까지 정당할까? - 영업방법 발명의 조건과 거절이유 통지의 적정성

특허를 출원했는데 거절당했다면? 억울한 마음에 심판을 청구했는데 또 거절당했다면? 특허 심사 및 심판 과정에서 흔히 발생하는 문제, 거절이유 통지의 적정성과 영업방법 발명의 인정 범위에 대해 알아보겠습니다.

거절이유, 너무 추상적이면 안될까?

특허 심판 과정에서 심판원은 출원인에게 거절 이유를 명확히 알려줘야 합니다. 그래야 출원인이 충분히 소명할 기회를 얻을 수 있기 때문입니다. 하지만 거절이유 통지가 다소 추상적이더라도, 해당 기술 분야의 전문가라면 그 의미를 충분히 이해할 수 있는 정도면 문제가 없다는 것이 대법원의 입장입니다 (대법원 1997. 4. 11. 선고 96후1217 판결).

즉, 지나치게 세세하게 설명할 필요는 없지만, 전문가가 보기에 "이게 무슨 말이지?" 싶을 정도로 모호해서는 안 된다는 뜻입니다. 또한 심판에서 거절 이유가 기존의 거절 결정과 주된 취지에서 부합한다면, 굳이 새로운 거절 이유를 통지할 필요는 없다고 합니다.

내 아이디어, '진짜' 발명일까? - 영업방법 발명의 기준

특허법은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작물을 '발명'으로 정의합니다 (구 특허법 2006. 3. 3. 법률 제7871호 개정 전 제2조 제1호). 소프트웨어나 앱 등 정보기술(IT)을 활용한 영업방법도 특허의 대상이 될 수 있지만, 단순한 아이디어만으로는 부족합니다. 컴퓨터 프로그램이 하드웨어를 통해 구체적으로 어떻게 구현되는지 명확히 제시해야 '진짜' 발명으로 인정받을 수 있습니다 (대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결).

예를 들어, "데이터베이스를 활용하여 고객에게 맞춤형 상품을 추천하는 시스템"이라는 아이디어만으로는 특허를 받을 수 없습니다. 데이터베이스가 어떻게 구성되고, 어떤 알고리즘을 통해 상품을 추천하는지, 하드웨어는 어떻게 작동하는지 등 구체적인 구현 방식을 제시해야 합니다.

또한, 발명이 자연법칙을 이용하는지 여부는 청구항 전체를 보고 판단합니다. 청구항의 일부분에 자연법칙을 이용하는 부분이 있더라도, 전체적으로 자연법칙을 이용하지 않는다면 특허 대상이 아닙니다.

이번 판례 (대법원 2008. 4. 24. 선고 2006후329 판결 등 참조)는 특허 심사 및 심판 과정에서 거절이유 통지의 적정성과 영업방법 발명의 성립 요건에 대한 기준을 제시하고 있습니다. 특허 출원을 준비하거나 거절 결정에 이의를 제기하려는 분들에게 도움이 되기를 바랍니다.