특허 거절, 어디까지 정당할까? - 의견 제출 기회와 진보성 판단

안녕하세요! 오늘은 특허 출원 과정에서 흔히 발생하는 '거절'과 관련된 중요한 판례를 소개하려고 합니다. 특히, 심사 과정에서의 의견 제출 기회 보장과 진보성 판단 기준에 초점을 맞춰 이야기해보겠습니다.

쟁점 1: 의견 제출 기회는 꼭 보장되어야 할까?

특허를 받으려면 심사 과정을 거쳐야 하는데, 심사관은 출원된 발명이 특허를 받을 수 있는지 꼼꼼히 살펴봅니다. 만약 특허 요건을 충족하지 못한다면 거절 이유를 알려주고 출원인에게 의견을 제출할 기회를 줘야 합니다 (특허법 제62조, 제63조). 이 과정이 중요한 이유는 출원인이 자신의 발명을 충분히 설명하고 억울한 거절을 피할 수 있도록 하기 때문입니다.

이 판례에서는 심사나 심판 과정에서 의견 제출 기회 없이 새로운 거절 이유를 드는 것은 위법이라고 판단했습니다. 심지어 심결취소소송에서도 마찬가지입니다. 이미 통지된 거절 이유를 보충하는 정도가 아니라면, 새로운 거절 이유를 갑자기 꺼내는 것은 허용되지 않습니다. (대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결)

쟁점 2: 진보성은 어떻게 판단할까?

'진보성'이란 기존 기술보다 발전된 기술인지를 판단하는 기준입니다. 진보성 판단은 다음과 같은 단계를 거칩니다.

1. 출원 발명과 선행 발명의 범위 및 기술 내용 확인
2. 출원 발명과 가장 유사한 '주선행발명' 선택
3. 주선행발명과 비교하여 공통점과 차이점 분석
4. 차이점을 극복하고 출원 발명에 이르는 것이 쉬운지 판단 (특허법 제29조 제2항)

쟁점 3: 주선행발명을 바꾸는 것은 새로운 거절 이유일까?

심판 과정에서 주선행발명을 다른 발명으로 바꾸면 출원발명과의 비교 및 진보성 판단이 완전히 달라집니다. 따라서 이 경우 출원인에게 다시 의견 제출 기회를 줘야 합니다. 그렇지 않으면 새로운 거절 이유를 제시한 것으로 볼 수 있습니다. (특허법 제62조, 제63조, 제170조, 제186조)

사례 분석: 자동차 액슬 기어 발명

이번 판례는 '직구동식 액슬 구동기어' 발명에 대한 것입니다. 심사관은 처음에 '출력 피니언'의 부재를 거절 이유로 들었습니다. 그러나 심결취소소송에서 특허청장은 '클러치' 적용 여부를 문제 삼았습니다.

법원은 특허청장이 심사 단계와 다른 주선행발명을 근거로 진보성을 판단했으므로, 이는 새로운 거절 이유라고 판단했습니다. 즉, 출원인에게 충분한 의견 제출 기회를 주지 않은 절차적 위반이 있었던 것입니다. 따라서 원심의 심결 취소는 정당하다고 결론지었습니다. (특허법 제62조, 제63조, 제170조, 제186조)

이처럼 특허 출원 과정에서는 의견 제출 기회 보장과 진보성 판단 기준을 정확히 이해하는 것이 중요합니다. 이 판례를 통해 특허 분쟁에 대한 이해를 높이고, 여러분의 권리를 보호하는 데 도움이 되기를 바랍니다.