특허출원 보정, 어디까지 허용될까? - 이소시아네이트 조성비 변경 사례

특허출원 후 명세서를 보정하는 과정에서 종종 '요지변경' 여부가 문제됩니다. 얼마나 수정할 수 있을까요? 오늘은 이소시아네이트 조성비 변경으로 요지변경 판단을 받은 사례를 살펴보겠습니다.

사건의 발단:

출원인은 완속회복발포체에 대한 특허를 출원했습니다. 핵심 구성요소인 이소시아네이트의 조성비를 최초 명세서에는 "이소시아네이트 0.6 - 0.8부" (폴리에테르폴리올 100부 기준)로 기재하고, 실시례에서는 "이소시아네이트 MDI/TDI: 30/70 (일부 실시례에서는 35/75)"라고 구체적인 중량비를 제시했습니다.

문제의 보정:

거절사정불복심판 과정에서 출원인은 명세서를 보정했습니다. 이소시아네이트 조성비를 "이소시아네이트 인덱스 0.6 - 0.8"로 변경하고, 최초 명세서에 없던 '이소시아네이트 인덱스'의 개념을 새롭게 정의했습니다. 실시례의 중량비도 "이소시아네이트 32.7부" 등으로 수정했습니다.

법원의 판단:

법원은 이 보정을 요지변경으로 판단했습니다. (특허법 제47조, 제48조, 제51조)

• 이소시아네이트 조성비는 출원발명의 핵심 구성요소입니다. "이소시아네이트 0.6 - 0.8부"에서 "이소시아네이트 인덱스 0.6 - 0.8"로 변경하면서, 단순한 수치 변경을 넘어 개념 자체가 달라졌습니다. 최초 명세서에 없던 '인덱스' 개념을 새롭게 도입한 것이죠.

• 실시례에서도 중량비가 변경되어 발명의 내용에 실질적인 변화가 생겼습니다. 단순 오기 수정으로 보기 어려울 정도의 변화였습니다.

• '이소시아네이트 인덱스'라는 용어가 다른 특허출원서에 사용된 적이 있다 해도, 이것만으로 당업자가 쉽게 이해할 수 있는 보편적인 용어라고 보기는 어렵습니다. 오히려 출원 당시에는 인덱스의 개념 정의와 산출 공식까지 명시하는 것이 일반적이었습니다.

결론적으로, 최초 명세서에 '인덱스'라는 개념이 전혀 없었던 점, 실시례의 중량비까지 변경된 점 등을 고려하여 법원은 이 보정이 요지변경에 해당한다고 판결했습니다.

시사점:

이 판례는 특허출원 명세서 보정의 허용 범위에 대한 중요한 기준을 제시합니다. 단순한 오기 수정을 넘어 발명의 핵심 내용을 변경하거나, 최초 명세서에 없는 새로운 개념을 추가하는 것은 요지변경으로 판단될 가능성이 높습니다. 따라서 특허출원 명세서 작성 및 보정 시에는 신중을 기해야 합니다.