특허 심결 취소 소송, 심리 범위는 어디까지일까?

특허 출원을 했는데 거절당했다면? 억울하다면 특허심판원에 심판을 청구할 수 있습니다. 그런데 심판에서도 패소했다면? 마지막으로 법원에 심결 취소 소송을 제기할 수 있죠. 그렇다면 법원은 어떤 범위까지 심리해야 할까요? 오늘은 이와 관련된 대법원 판례를 소개합니다.

사건의 개요

A 제약회사는 신약에 대한 특허를 출원했지만, 특허청은 "진보성이 부족하다"는 이유로 거절했습니다. A 회사는 특허심판원에 심판을 청구했지만 기각당했고, 결국 법원에 심결 취소 소송을 제기했습니다.

특허법원은 A 회사의 주장 중 일부 화합물(화합물 B)은 진보성이 인정되지만, 다른 화합물(화합물 C)은 명세서에 효과 기재가 부족하다고 판단했습니다. 그리고 특허청이 명세서 기재 요건에 대한 거절 이유를 먼저 통지하지 않고 진보성만 판단하여 심판을 기각한 것은 위법하다고 보아 심결을 취소했습니다.

하지만 대법원은 특허법원의 판단을 뒤집었습니다.

대법원의 판단

대법원은 심결 취소 소송에서는 심판에서 다룬 내용만 판단 대상이 된다고 했습니다. 이 사건에서는 특허청과 특허심판원이 '진보성 부족'을 이유로 거절했고, A 회사도 진보성을 다투고 있었으므로, 법원은 진보성 여부만 판단해야 한다는 것입니다.

설령 명세서 기재에 문제가 있더라도, 특허청이 진보성 판단에 앞서 명세서 기재 요건에 대한 거절 이유를 통지하지 않았다는 이유만으로 심결을 취소할 수는 없다고 판시했습니다. 즉, 심결의 위법성을 판단할 때는 심판절차에서 제기된 쟁점만 다뤄야 한다는 것이죠.

이 사건에서 특허법원은 심판에서 다루지 않은 명세서 기재 요건을 문제 삼아 심결을 취소했기 때문에, 대법원은 이를 잘못된 판단으로 보고 파기 환송했습니다.

관련 법 조문

• 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항, 제42조 제3항, 제62조 제4호, 제63조, 제186조

핵심 정리

특허 심결 취소 소송에서는 심판에서 다룬 쟁점만 심리 대상이 된다는 점을 기억해야 합니다. 새로운 쟁점을 제기하여 심결을 다툴 수는 없다는 것이죠. 이는 소송의 효율성과 예측 가능성을 확보하기 위한 중요한 원칙입니다.