특허 침해, 함부로 주장하면 안 돼요!

특허권을 가진 사람이라면 누구나 자기 특허를 침해하는 사람에게 당당하게 권리 주장을 하고 싶을 겁니다. 하지만, 특허 출원 과정에서 특정 제품을 의도적으로 제외했다면, 나중에 그 제외했던 제품에 대해서 특허 침해를 주장할 수 없다는 판결이 나왔습니다. "금반언의 원칙" 때문인데요, 한번 한 말에 반하는 주장을 할 수 없다는 뜻입니다.

쉽게 설명해 볼게요. 예를 들어, A라는 발명가가 새로운 유종의 전기자동차를 발명했다고 생각해 봅시다. A는 특허 출원 과정에서 경제성을 이유로 휘발유 차량에 적용되는 기술은 특허 범위에서 제외했습니다. 그런데 나중에 B 회사가 A의 특허와 유사한 기술을 사용하여 휘발유 차량을 만들자, A는 B 회사를 상대로 특허 침해 소송을 걸었습니다. 이 경우, A는 출원 과정에서 휘발유 차량 관련 기술을 의도적으로 제외했기 때문에, B 회사를 상대로 특허 침해를 주장할 수 없습니다. 스스로 제외해놓고 나중에 딴소리하면 안 된다는 것이죠.

그렇다면, 특허 출원 과정에서 특정 제품을 의도적으로 제외했는지는 어떻게 판단할까요? 단순히 특허 명세서만 보는 것이 아니라, 특허청 심사 과정에서 주고받은 의견, 출원인이 제출한 보정서와 의견서, 보정 이유 등을 종합적으로 살펴봐야 합니다. 심사 과정에서 어떤 이야기가 오갔고, 출원인이 어떤 의도로 특허 범위를 수정했는지 꼼꼼하게 따져보는 것이 중요하다는 뜻입니다.

더 중요한 것은 이러한 원칙이 특허 등록 후에 청구 범위를 줄이는 정정을 했을 때도 똑같이 적용된다는 점입니다. 특허 등록 후에 경쟁사 제품을 견제하기 위해 청구범위를 의도적으로 축소한 경우, 나중에 그 제품에 대해 특허 침해를 주장하기 어렵다는 뜻입니다.

이번 판결에서는 실제로 리플로우 솔더링이 가능한 탄성 전기접촉단자 특허와 관련된 소송에서 이 원칙이 적용되었습니다. 원고는 특허 정정 과정에서 특정 형상을 특허 범위에 포함시키면서, 피고의 제품과 같은 다른 형상은 의도적으로 제외한 것으로 볼 수 있었습니다. 따라서 원고는 피고를 상대로 특허 침해를 주장할 수 없게 되었습니다.

참고 법조항: 민법 제2조, 특허법 제42조, 제97조, 제126조, 제136조 제1항 제1호

참고 판례: 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결