특허 심사 과정에서 비교대상발명 주장, 언제까지 가능할까?

특허 출원 과정, 험난하죠? 특허청의 거절 결정에 맞서 싸우다 보면 예상치 못한 상황에 부딪히기도 합니다. 오늘은 특허 심사 과정, 특히 거절 결정 불복 심판 과정에서 비교대상발명을 둘러싼 법적 쟁점에 대해 살펴보겠습니다.

사건의 개요:

A사는 특정 기술에 대한 특허를 출원했지만, 특허청으로부터 거절 결정을 받았습니다. A사는 이에 불복하여 심판을 청구했고, 심판 진행 중 특허청 심사관은 A사의 발명이 '비교대상발명 1, 2'에 비추어 진보성이 없다는 의견을 제시했습니다. 이후 특허심판원은 비교대상발명 1만을 언급하며 A사의 청구를 기각했습니다. A사는 이에 불복하여 소송을 제기했는데, 특허청장은 소송 과정에서 심판에서 언급되지 않았던 '비교대상발명 2'를 다시 꺼내 들었습니다. 과연 이것이 가능할까요?

쟁점 1: 특허발명의 기술 내용과 용어 해석은 어떻게?

특허발명의 기술 내용은 특허청구범위에 기재된 내용을 기준으로 판단합니다. (특허법 제42조 제2항) 하지만 청구범위만으로 부족할 경우, 명세서의 다른 부분(상세한 설명, 도면 등)을 참고하여 종합적으로 판단해야 합니다. 또한, 명세서에 사용된 용어는 일반적인 의미를 따르되, 명세서 내에서 특정 의미로 정의되었다면 그 정의에 따라 해석해야 합니다. (대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1499 판결, 2002. 4. 12. 선고 99후2150 판결, 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990 판결 참조)

본 사례에서 '파일 입출력 감시'라는 용어가 명확하지 않았기에, 법원은 명세서의 다른 부분을 참고하여 그 의미를 구체적으로 해석했습니다.

쟁점 2: 심판에서 언급되지 않은 비교대상발명, 소송에서 주장 가능할까?

심판 전 심사 과정에서 특허청이 비교대상발명을 제시했다면, 심판에서 해당 발명이 명시적으로 판단되지 않았더라도 특허청장은 소송에서 그 발명을 근거로 심판 결과를 정당화할 수 있습니다. (특허법 제63조, 제174조 제2항, 제186조)

본 사례에서 특허청은 심판 전에 '비교대상발명 1, 2'를 제시했으므로, 심판에서 '비교대상발명 2'가 다뤄지지 않았더라도 소송에서 이를 주장할 수 있었습니다.

판결:

대법원은 특허청장이 소송에서 '비교대상발명 2'를 주장할 수 있다고 판단했습니다. 하지만 A사의 발명은 비교대상발명 1, 2와 목적 및 효과, 구성이 달라 진보성이 인정된다고 판결했습니다. 즉, 특허청장의 주장은 받아들여지지 않았습니다. (대법원 2001. 10. 12. 선고 99후1348 판결 참조)

이번 판례는 특허 심사 과정에서 비교대상발명의 중요성과 소송에서의 주장 범위를 명확히 보여줍니다. 특허 출원인은 심사 과정에서 제시된 모든 비교대상발명에 대해 충분히 대응해야 하며, 특허청 또한 심사 과정의 일관성을 유지해야 합니다.