한국과 미국 간의 제법특허와 물질특허 이야기

혹시 제법특허와 물질특허라는 말을 들어보셨나요? 쉽게 말해, 제법특허는 어떤 물질을 만드는 방법에 대한 특허이고, 물질특허는 그 물질 자체에 대한 특허입니다.

과거 우리나라에서는 화학물질 자체에 대한 특허를 인정하지 않고, 만드는 방법에 대한 특허만 인정했습니다. 그런데 1987년 7월 1일부터 법이 바뀌어서 화학물질 자체에도 특허를 줄 수 있게 되었습니다 (1986.12.31. 법률 제3891호로 개정된 구 특허법).

그런데 법이 바뀌기 전에 이미 제법특허를 출원한 사람들은 어떻게 될까요? 이런 사람들을 위해 한국과 미국은 특별한 약속을 했습니다. 바로 조약 제923호 ([제법특허출원의 물질특허 보호제공에 관한 대한민국정부와 미합중국정부 간의 서면교환]) 입니다.

이 조약 덕분에, 특정 조건을 만족하는 제법특허 출원인들은 물질특허를 신청할 수 있는 기회를 얻었습니다. 그 조건은 무엇일까요? 바로 1987년 7월 1일 당시 출원이 진행 중이면서, 최초 출원부터 계속해서 미국인이 출원인인 경우입니다.

즉, 원래 미국인이 출원했고, 법이 바뀌는 시점에도 미국인이 출원인 자격을 유지하고 있어야 한다는 뜻입니다. 만약 다른 나라 사람이 출원했거나, 출원 후에 미국인으로 출원인이 바뀐 경우에는 이 조약의 혜택을 볼 수 없습니다.

이번에 소개해드릴 판례는 바로 이 조약의 해석에 관한 내용입니다. 스위스 회사가 제법특허를 출원했는데, 법이 바뀌기 직전에 미국 회사로 출원인을 변경했습니다. 그러자 이 미국 회사는 조약에 따라 물질특허를 신청하려고 했지만, 법원은 이를 인정하지 않았습니다. 왜냐하면 최초 출원인이 미국인이 아니었기 때문입니다. (구 특허법 제4조 제3호, 구 특허법 부칙(1986.12.31. 법률 제3891호) 제1항, 조약 제923호 참조)

법원은 비록 한미 양국 정부 간 물질특허 소급 적용 합의가 1986년 6월 21일 발표되었더라도, 그 이후에 출원인을 미국인으로 변경한 경우까지 조약의 보호를 받을 수는 없다고 판단했습니다.

결국, 조약 제923호의 혜택을 받기 위해서는 처음부터 끝까지 미국인이 출원인이어야 한다는 점을 기억해야 합니다. 이 판례는 조약의 적용 범위를 명확히 해석함으로써 국제적인 특허 분쟁 해결에 중요한 기준을 제시했다고 볼 수 있습니다.